61. Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, 15-1335 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: March 23rd, 2016)

61. Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, 15-1335 (Court of Appeals for the Fourth Circuit, Filed: March 23rd, 2016)
 

Bayer Consumer Care AG(以下"Bayer"と言う)はメキシコ(Mexico)で商標"FLANAX"を所有するし、1970年代から商標"FLANAX"を使用して痛み止め(naproxen sodium　pain relievers)を販売しています。
 

商標"FLANAX"はメキシコ(Mexico)と他のラテンアメリカ(Latin America)の国で良く知られています。しかし、アメリカでは商標"FLANAX"に対して登録を受けなかったです。
 

ですが、メキシコ(Mexico)とアメリカとの交通によってアメリカで住んでいるメキシコ(Mexico)人に"Bayer"の"FLANAX"は良く知られています。
 

商標"FLANAX"の代わりに、"Bayer"の姉妹会社"BHC"(以下"Bayer"と言う)がアメリカで商標"ALEVE"を使って痛み止め(naproxen sodium　pain relievers)を販売しています。
 

Belmora LLC(以下"Belmora"と言う)はアメリカで商標"FLANAX"を所有するし、2004年から 商標"FLANAX"を使用して痛み止め(naproxen sodium　pain relievers)を販売しています。"Belmora"は"Bayer"の包装に似ているものを使用し、"Bayer"との関わりに対して広告をしました。
 

複雑な訴訟関係や事実関係を抜いて第4控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]訴状棄却決定(a grant of a motion to dismiss)に対して控訴が提起された場合、第4控訴裁判所は第1審裁判所の決定を改めて(de novo)見直す。
 

第4控訴裁判所は訴状で述べた事実主張全部を事実として受け入れるし、原告に対して有利に合理的な推論をする。

Priority Auto Grp., Inc. v. Ford Motor Co., 757 F.3d　137, 139 (4th Cir. 2014)
 

[2]訴状棄却の申し込み(a motion to dismiss)に対して決定をする場合、裁判所は訴状を全体として評価するし、訴状へ付けている書類も評価する。

E.I. du　Pont de Nemours & Co. v. Kolon Indus., Inc., 637 F.3d 435, 448　(4th Cir. 2011)
 

[3]Lanham Actの§ 43(a)は商標の保護を含めてその以外のものも保護している。

Dastar Corp. v.　Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23, 28-29 (2003)
 

つまり、嘘の広告(false advertising)と嘘の関わり(false　association)に対し不正競争の請求原因(cause of action)を認めている。15 U.S.C.　§ 1125(a)(1)
 

[4]§ 43(a)の文言は原告がアメリカの商業で商標を持つとか使用していることを請求原因(cause of action)の要件として要求しない。

§ 43(a)の場合、商業に於いての被告の使用が損害を起こす。
 

§ 43(a)が要求するのは"Belmora"が商業に於いて商標"FLANAX"を使用していることとこれに関わった広告をしていることで"Bayer"が被害を受ける可能性があることだ。
 

[5]§ 43(a)の原告適格が認められるためには以下の二つの要件を満たすべきだ。
 

(1)原告の請求が法律によって保護されている利益の領域(zone of　interests)へ属すること、(2)損害と法律の違反は近い因果関係にあることで原告の損害が法律の違反によって起ること　
 

Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 134 S. Ct. 1377 (Supreme Court of the United States, Filed: March 25th, 2014)
　

[6]利益の領域(zone of　interests)の範囲は特に厳しくない。原告は疑問がある場合、その利益を受けることができる。
 

15 U.S.C. § 1127で列挙されている目的の大部分は嘘の関わり(false　association)と関係があるが、嘘の広告(false advertising)は連邦議会の統制を受ける商業に関わっている人々を不正競争から保護する目的と主に関係がある。
 

アメリカの最高裁判所は§ 43(a)の嘘の広告(false advertising)の場合、利益の領域(zone of　interests)の範囲へ入るためには原告は名誉(reputation)とか販売(sales)に於いて商業的な利益に対する被害を主張するべきだと判断した。
 

[7]被告の広告による騙しから直接的に出る経済的な·名誉上の被害を証明する場合、又は消費者の起こす騙しが原告との取引を害する原因になる場合、近い因果関係(proximate cause)が認められる。
 

[8]Lanham Actの商業(commerce)は何より海外との取引を含むし、アメリカの領域の以内だけに制限されることではない。
 

[9]リバース·パッシング·オフ(Reverse passing off)は被告が原告の品を売りながら、被告がその品の生産者だと嘘を作り出す場合を言う。Universal Furniture　Int’l, Inc. v. Collezione Europa USA, Inc., 618 F.3d 417, 438 (4th Cir. 2010)
 

この場合、§ 43(a)の訴訟のために原告は商業に於いて商標を使用する必要はない。
 

つまり、リバース·パッシング·オフ(Reverse passing off)の場合、原告は以下の四つの要件を満たすべきだ。
 

(1)問題になった品が原告から生み出されること、(2)被告がその品の出処を嘘で表すこと、(3)嘘の出処のしるしが消費者に対して混同を起こす可能性があること、及び(4)原告が被告の嘘の出処のしるしによって被害を受けること。

Universal Furniture　Int’l, Inc. v. Collezione Europa USA, Inc., 618 F.3d 417, 438 (4th Cir. 2010)
 

[10]嘘の関わり(false　association)と嘘の広告(false advertising)は重なる場合もあるが、別々の行為を防ぐために§ 43(a)へ規定されている。
 

[11]商標権は消費者を騙すために商標を使用するのを含まない。
 

[12]商標の所有者が品の出処を騙す(misrepresent)場合、Lanham ActのSection 14(3)は商標の連邦登録を取り消す申し込みの手続きを規定している。
 

§ 14(3)の場合、登録を取り消すことだけで、商標そのものを取り消すことではない。つまり、商標に於いてコモン·ロー(common law)上の権利を無効にすることはない。
 

[13]§ 14(3)の当事者適格の場合でもLexmarkの分析が適用される。
 

(1)利益の領域(zone of　interests)の場合、§ 14(3)は§ 43(a)の嘘の関わり(false　association)と同じ行為を対象にする。

従って、殆どのLanham Actの目的は§ 14(3)の請求と関わりがある。
 

(2)近い因果関係(proximate cause)の場合、原告は被告の行為による騙しから直接的に生み出す経済·名誉上の被害を証明しなければならない。
 

(3)§ 43(a)と同じに、§ 14(3)やLexmarkの判決は§ 14(3)の請求の前提としてアメリカの商業に於いて原告が問題になった商標を使っていることを要求しない。

Empresa Cubana Del Tabaco v. Gen. Cigar Co., 753 F.3d 1270, 1278 (Fed. Cir. 2014)

■ "Belmora"の包装

[資料の出所: 第4控訴裁判所]

 

 

■ "Bayer"の包装

[資料の出所: 第4控訴裁判所]

 

 

 

■ "Belmora"の後の包装

[資料の出所: 第4控訴裁判所]

■ 当事者の商標

[資料の出所: アメリカの特許庁]