62. Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 12-364-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: November 15th, 2013)

62. Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 12-364-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: November 15th, 2013)
 

この判決は原告"Starbucks Corporation and Starbucks U.S. Brands LLC"(以下"Starbucks"と言う)と被告"Wolfe's Borough Coffee, Inc."(以下"Black Bear"と言う)との間に長い訴訟に対してとどめを刺した第2控訴裁判所の判決です。
 

問題になった商標は被告"Black Bear"の"Mister Charbucks"、"Mr. Charbucks"及び"Charbucks Blend"(以下"Charbucks　Marks"と言う)です。
 

被告"Black Bear"の"Charbucks　Marks"の使用に対して原告"Starbucks"は商標権の侵害、希釈化(dilution)等の請求をしました。
 

2005年12月、第1審裁判所は原告"Starbucks"の請求に対し棄却判決をしました。(以下"Starbucks I"と言う)
 

原告"Starbucks"は控訴しました。
 

控訴の継続中、アメリカの連邦議会はTrademark Dilution Revision Act of 2006(以下"TDRA"と言う)を作りました。"TDRA"は禁じ決定(injunction)を求める有名な商標の所有者は被告の商標の使用が有名な商標に対して希釈化(dilution)を起こす可能性があることを証明すると規定した。15 U.S.C. § 1125(c)(1).
 

又、"TDRA"は識別力の弱化による希釈化(dilution)とは有名な商標の識別力を痛める標章と有名な商標との類似性から出る関連性を言うと規定した。§ 1125(c)(2)(B).

この様な法律変化に基づいて、第2控訴裁判所は第1審裁判所の判決を差し戻しました。(以下"Starbucks II"と言う)
 

その後、第1審裁判所は"TDRA"の規定を考えに入れて再び被告"Black Bear"に対して有利な判決をしました。(以下"Starbucks III"と言う)　特別に第1審裁判所は"TDRA"の非排他的な要素を考えに入れて判決をしました。
 

原告"Starbucks"はまた控訴しました。
 

第2控訴裁判所は第1審裁判所が両商標の間に相当な類似性(substantial similarity)が要ると判断する限りに第1審裁判所の判断へ間違いがあると判断し、第1審裁判所の判決をまた差し戻しました。(以下"Starbucks IV"と言う)
 

特に改正法が類似性の程度(the degree of similarity)を一つの要素として規定しているのは類似性の程度が低いだとしても識別力の弱化による希釈化の請求(a　dilution‐by‐blurring claim)を防ぐことではないことを見せていると第2控訴裁判所は判断した。
 

また、第2控訴裁判所は意図の場合、悪意は必要ないし、混同の可能性は希釈化と関係がないと判断した。

その後、第1審裁判所は他の要素は原告"Starbucks"へ有利に判断されるが、両商標の類似性は被告"Black Bear"へ有利に作用すると判断し、再び原告"Starbucks"の請求を棄却しました。(以下"Starbucks V"と言う)

原告"Starbucks"は再び控訴しました。
 

第2控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]連邦法は有名な商標の所有者が商業に於いて他の者が識別力の弱化による希釈化(dilution)とか評判を汚すことによる希釈化(dilution)を起こす可能性がある標章(mark)とか商号(trade name)を使用するのを禁止できる規定を認めている。

Tiffany (NJ) Inc. v.　eBay Inc., 600 F.3d 93, 110–11 (2d Cir. 2010)　15 U.S.C. § 1125(c)(1)
 

[2]ベンチ·トライアル(bench　trial)によって第1審裁判所が判決を下す場合、第2控訴裁判所はそれぞれの要素に対する第1審裁判所の判断を明確な間違い(clear error)があるのかで見直すし、その要素の利益判断(balancing)については改めて(de novo)見直す。
 

[3]識別力の弱化による希釈化(dilution)の場合、以下の要素を考えに入れる。
 

(1)両商標の類似性、(2)有名な商標の本質的な識別力とか獲得された識別力の程度、(3)有名な商標の所有者が排他的に使用する程度、(4)有名な商標の認識の程度、(5)有名な商標との関わりを作る意図、(6)實際な両商標の関わり(association)

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(i)–(vi)
 

法律で規定されている上の六つの要素は事実によってその重さが違う。
 

そして、裁判所は関連性のない要素を考える必要がない。また、六つの要素は排他的なものではない。

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute　Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 266 (4th Cir. 2007)
 

[4]"Starbucks IV"で、第2控訴裁判所は両商標の類似性の程度(the degree of similarity)について"Charbucks Marks"と"Starbucks Marks"は殆ど類似ではない(minimally similar)と言う第1審裁判所の判断は明確に間違ったとは言えないと判断した。
 

被告"Black Bear"の包装で"Charbucks Marks"が使用されている脈絡と"Charbucks Blend"や "Mister Charbucks"との組み合わせを考えて両商標の差を認めた。
 

[5]判例法は一般的に控訴裁判所が明示的に又は暗示的に判断を下した問題(issues)に対して再び訴訟を提起するのを禁じする。

United States v. Quintieri, 306 F.3d 1217, 1229 (2d Cir. 2002)
 

しかし、適用法律の変更がある場合、新しい証が提出された場合、明確な間違いとか確かな不正義を防ぐ場合等を例外として認める。

Ali v. Mukasey, 529 F.3d 478, 490 (2d Cir. 2008)
 

[6]関連性を作る意図は"TDRA"上一つの要素である。實際の関連性と言う要素が有名な商標の所有者に対して有利に作用する証としてその意図そのものを利用することはできない。　

[資料の出所: アメリカの特許庁]

 

■"Black Bear"の包装