47. Florida International University Board of Trustees v. Florida National University, Inc., 15-11509 (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, Filed: July 26th, 2016)

7月 24, 2017

47. Florida International University Board of Trustees v. Florida National University, Inc., 15-11509 (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, Filed: July 26th, 2016)

Florida National University, Inc.(以下"FNU"を言う)がその名前を"Florida National College"から"Florida National University"に変更したのがFlorida International University, Inc.(以下"FIU"を言う)の登録商標"FLORIDA INTERNATIONAL　UNVERSITY"を侵害するのかが争いの対象になったのがこの訴訟でございます。

"FIU"は文字商標"FLORIDA INTERNATIONAL　UNVERSITY"と頭文字を使用する三つのデザイン(design)商標を所有しております。

第11控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。

[1]第1審裁判所は以下の要件が満たされる場合にサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下すことができる。

(1)ある相当な(material)事実について真の争いがないこと。

(2)申し込み人が法律上の判決を受ける資格があること。

Fed. R. Civ. P. 56(a).

[2]相当な(material)事実についての真の争いは合理的な陪審員が申し込み人の相手に有利な評決をするほど十分な証がないと存在しない。Chapman v. AI Transp., 229 F.3d　1012, 1023 (11th Cir. 2000)

[3]相当な(material)·争いのある事実がサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を排除するのかを決める時、裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary　judgement)を反対している当事者に対し有利に証全体を見るし、すべての合理的な推論をする。

[4]控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary judgement)を下した第1審裁判所の決定を改めて(de novo)見直す。Byars v. Coca-Cola Co., 517 F.3d　1256, 1263 (11th Cir. 2008)　そして、記録を全体として見ると、合理的な事実の発見者(rational trier of fact)が申し込み人の相手に対して有利な判断をするほどではないと、控訴裁判所はサマリー・ジャッジメント(summary　judgement)を差し戻しない。Matsushita　Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 587 (1986)

[5]それに比べて、ベンチ·トライアル(bench trial)を行う後で判決が下された場合、控訴裁判所は第1審裁判所の法律上の決論については改めて(de　novo)見直しをするし、第1審裁判所の事実決定については明確な間違い(clear error)があるのかで判断をす。

Tartell v. S. Fla.　Sinus & Allergy Ctr., Inc., 790 F.3d 1253, 1257 (11th Cir. 2015)

[6]両当事者が第1審裁判所の事実発見と規定された記録に基づいての終局判決をするのを認めているし、両当事者と第1審裁判所が最後のサマリー・ジャッジメント(summary　judgement)の弁論(hearing)をベンチ·トライアル(bench　trial)として代替する意図があるし、控訴人が終局判決の差し戻しのみを求める場合、第1審裁判所の判決はサマリー・ジャッジメント(summary　judgement)ではなく、ベンチ·トライアル(bench　trial)から出る終局判決である。

[7]事実決定について証があったとしても、証全体に基づいて控訴裁判所が間違いが行ったと思う確たる信念を持つ場合、明確な間違い(clear error)が認められる。

Sovereign Military　Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes & of Malta v. Fla. Priory　of the Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem,　Knights of Malta, The Ecumenical Order (“Sovereign Military”), 809 F.3d 1171,1180 (11th Cir. 2015)

[8]証に対する二つの観点が許される場合、事実の発見者がその二つの観点中一つを選ぶのは明確な間違い(clear error)に当たられない。

Holladay v. Allen, 555 F.3d 1346, 1354 (11th Cir. 2009)

[9]Lanham Actの§ 1114(1)の請求を認めるためには原告"FIU"の商標が被告"FNU"の商標より優先権(priority)を持つことと被告"FNU"の商標が消費者混同を起こす可能性があることが満たされるべきだ。

Frehling　Enters., Inc. v. Int’l Select Grp., Inc., 192 F.3d 1330, 1335 (11th Cir. 1999)

[10]第11控訴裁判所は混同の可能性を判断する時、以下の七つの要素を考えに入れる。

(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商標の類似性"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"当事者の通商チャンネル(channels)と消費者の類似性"、(5)"商品の広告のチャンネル(channels)、(6)"商標権者の商業的な信用を不正に利用する時の侵害者の意図"、(7)"現実的な混同が現れた証拠"　

Tana v. Dantanna’s, 611 F.3d 767, 774-75 (11th Cir. 2010).

その中、商標の類型と現実的な混同の証拠が最も大事だ。Aronowitz　v. Health-Chem Corp., 513 F.3d 1229, 1239 (11th Cir. 2008)

[11]第11控訴裁判所は第1審裁判所が行ったそれぞれの要素に対する判断と混同の可能性に対する決論について明確な間違い(clear error)があるのかで見直す。

N. Am. Med. Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211, 1220 (11th Cir. 2008)

第1審裁判所が行ったそれぞれの要素に対する判断の中、一つの要素の分析に於いて間違いが有ったとしても第1審裁判所の決定を差し戻すには足りない。原告が混同の可能性を証明したと判断した第1審裁判所の最終決論が明確に間違ったと確信する場合、第11控訴裁判所は第1審裁判所の決定を差し戻す。

AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F.2d 1531, 1545 (11th Cir. 1986)

[12]この事件の場合、混同の可能性を分析する時、複雑な品とかサービスを買う消費者は小さいものを買う消費者より騙される可能性が低いことを明確に考えに入れるべきだ。

Welding Servs., Inc. v. Forman, 509 F.3d 1351, 1361 (11th Cir. 2007)

[13]大学の教育より高い買い物を想像することは難しい。大学を選択する時、注意や考えの程度は大部分の購買の場合に要求されていることより遥かに高い。

Savannah Coll. of Art & Design, Inc. v. Houeix, 369 F. Supp. 2d 929, 956 (S.D. Ohio 2004)

[14]"原告の商標の識別力"は第2番目の大事なものだ。これは以下の方法に基づいて判断される。

(1)商標と品やサービスとの関わりに基づいて、商標は普通の名(generic)、描写的な(descriptive)標章、暗示的な(suggestive)標章及び任意的に使用する(arbitrary)標章として分類される。普通の名(generic)は商標として保護を受けることはできない。任意的に使用する(arbitrary)標章が最も強いことになる。

(2)商標の性格を分類した後、他の者の使用(third-party use)を考えに入れる。他の者の使用(third-party use)の影響を評価する場合、第11控訴裁判所は他の者が使用している全体的な標章と使用者が関わっている経営の種類を考えに入れる。

Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc., 675 F.2d　1160, 1165 (11th Cir. 1982).

(3)商標が争えない地位(incontestable status)を得ると、商標の強さが増えることができる。争えない地位(incontestable status)は商標がアメリカの特許庁へ登録を受けた後、5年以上使用されているし、登録商標の所有者が15 U.S.C.　§ 1065(3)から要求されている宣誓供述書(affidavit)を提出した場合に得られることができる。

争えない商標(incontestable mark)は少なくても二次的な意味(secondary meaning)を持っている(従って、相対的に強い)描写的な(descriptive)標章として推定される。

(4)概念的な識別力(conceptual　strength)は標章のスペクトラム(spectrum)(arbitraryとかgeneric)に対する商標の位置を評価するが、商業的な識別力(commercial　strength)は市場で商標の認識価値(recognition value)を測定する。

(5)宣伝努力の証だけでは商標の商業的な識別力(commercial　strength)を証明するには不足する。原告が競争者と比べて相当に多い資源を広告に使っていることを示す比較証拠、又は消費者の認識に対する直接証拠が要る。

[15]会社や経営の名前の頭文字を含む登録商標の縮約(abbreviations)は本来の商標と同じように法律的な保護を受けられる。若し公衆が商標に対してあだ名を作って使用している場合、そのあだ名は商標として独立的な保護を受けることができる。

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 7:18 (4th ed. 2016).

[16]"商標の類似性"に於いてキーになる問題は公衆が騙されるほど両商標が十分に類似なのかだ。Saxlehner v. Eisner & Mendelson　Co., 179 U.S. 19, 33 (1900)　第11控訴裁判所は商標が作り出す全体的な印象を考えに入れるし、孤立された特性を単純に比較することではない。

[17]比較の要素は外観(appearance)·称呼(sound)·意味(meaning)及び商標が使用されている態様を含む。

[18]類似な品とかサービスに対して類似な商標が多く使用されている分野に於いて商標が使われている場合、消費者が数多い商標の中、二つの商標を混同する可能性は減る可能性があるし、気をつけて区別することも学ぶことができるから、名前に於いて小さい違いは大事になる。

[19]"商品の類似性"の場合、テスト(test)になるのは商品が気安く区別されるのかではなく、消費者がある一つの生産者が両品を提供していると思うほど商品が消費者の心に於いて関わっているのかだ。核心(focus)は商品の可能な出処がどこなのかに対して普通の消費者が持っている合理的な思いだ。

[20]"当事者の通商チャンネル(channels)と消費者の類似性"は当事者の品がどこで·どんなに·誰に売れるかを考えに入れる。

[21]"商品の広告のチャンネル(channels)"の場合、基準になるのは混同の可能性を起こすほど広告の聴き手が相当に重なるのかだ。

[22]"商標権者の商業的な信用を不正に利用する時の侵害者の意図"の場合、侵害者が原告の経営上の信用を不正に利用する意識的な意図を持ったのか、故意的に無視したのか、新しい名と頭文字を採用する時に不正な意図を表したのか等を考えに入れる。

Custom Mfg. & Eng’g, Inc. v. Midway Servs., Inc., 508 F.3d　641, 648 (11th Cir. 2007)

[23]"現実的な混同が現れた証拠"は混同の可能性に対する最高の証だ。現実的な混同を見せる証の量は相対的に小さい。Caliber Auto. Liquidators, Inc. v. Premier Chrysler, Jeep, Dodge, LLC, 605 F.3d　931, 937 (11th Cir. 2010) (quotation omitted). 現実的な混同の証を評価する場合、誰が騙されたのか、どんなに混同されたのかを考えに入れる。短い混同やたまたま事業と出会った人々の混同は証の価値が低い。事業に於いて實際の客が起こした混同の場合、証の価値が高い(substantial weight)。

[24]不正競争請求で勝つためには商標の所有者は以下の要件を満たすべきだ。

(1)商標の所有者が争いの対象になった商標に対して商標権を持っていること、(2)消費者が混同を起こすほど相手が同じな·類似な標章を使用していること。Suntree　Techs., Inc. v. Ecosense Int’l, Inc., 693 F.3d 1338, 1346　(11th Cir. 2012)　§ 1125(a)(1)(A)

[資料の出所: アメリカの特許庁]