39. Parks LLC v. Tyson Foods Inc, 16-2768 (Court of Appeals for the Third Circuit Filed: July 17th, 2017)

39. Parks LLC v. Tyson Foods Inc, 16-2768 (Court of Appeals for the Third Circuit Filed: July 17th, 2017)
 

1950年代以来、Parks Sausage Company(以下Parksと言う)は商標"PARKS"を使用してソーセージ(sausage)を生産しておりました。

商標"PARKS"は創立者の名字(surname)を取ったものでございます。
 

2000年代初め、Parksはアメリカの特許庁(the　United States Patent　and Trademark Office)への登録更新をしなかったです。
 

2014年、Tyson　Foods, Inc.とHillshire Brands Company(以下Tysonと言う)は"PARK’S　FINEST"と呼ばれる高級フランクフルター(frankfurter)品の販売を開始しました。
 

2015年、ParksがTysonを相手に商標権侵害等の訴を提起しましたが、第1審裁判所は商標"PARKS"の弱さに基づいて商標"PARKS"の保護を否定しました。
 

第3控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]Lanham ActのSection 43(a)は嘘の関わり(false　association)と嘘の広告(false advertising)と言う二つの責任類型を規定している。15　U.S.C. § 1125(a)　Lexmark Int’l, Inc. v.　Static Control Components, Inc., U.S., 134 S. Ct. 1377,　1384 (2014)
 

[2]サマリー・ジャッジメント(summary　judgement)は實質的な事実について真の争いがないこと及び申し込み人が法律的な判決を受ける資格がある場合に認められる。Fed. R.　Civ. P. 56(a)　真の争いは理性的な陪審員が申し込みの相手に対し有利な評決をするほどの証がある場合を言う。Anderson v. Liberty Lobby, Inc.,　477 U.S.　242, 248 (1986)
 

[3]嘘の関わり(false　association)の請求(§ 1125(a)(1)(A))を満たすためには登録を受けなかった商標の所有者が保護を受ける資格がある商標の存在について証明をする責任を負う。E.T. Browne Drug Co. v. Cococare Prod., Inc., 538 F.3d 185,　191 (3d Cir. 2008).
 

標章が人の名字(surname)の場合、商標として保護を受けるためには二次的な意味(secondary meaning)を獲得していることを証明するべきだ。
 

[4]嘘の広告(false advertising)の場合(§ 1125(a)(1)(B))、二次的な意味(secondary meaning)について証明する必要がない。訴訟の当事者は証明負担を減らすために嘘の関わり(false　association)を嘘の広告(false advertising)として作り出す誘いに落ちる可能性がある。Pernod Ricard USA, LLC v.　Bacardi U.S.A., Inc., 653 F.3d 241, 247 & n.8 (3d Cir. 2011)
 

[5]嘘の広告(false advertising)とは品の性格·特性·品質又は地理的な出処を虚偽で表すことを言う。
 

嘘の広告(false advertising)の請求にあって以下の要件を満たすべきだ。
 

(1)被告が自分の品又は他の者の商品に対し嘘の話を作っていること、(2)目指された聴衆が騙される可能性があること、(3)欺瞞は購買決定に影響を与えるほど相当なものであること、(4)広告されている商品が州の間で流通されていること、(5)売り上げの減り·商業的な信用の侵害等の被害を受ける可能性があること。
 

[6]ある商品を"最も優秀な(finest)"と言うのは誇大広告(puffery)に当たる可能性が高い。
 

[7]Section 1125(a)(1)(B)は地理的な出処(geographic origin)に対し嘘の陳述をすることを防ぐ規定で、地理的な出処(geographic origin)とは出処の場所を言うことで、創作者·製作者を言うことではない。地理的な出処は商品を作り出す場所を示す。
 

[8]嘘の関わり(false　association)の請求(§ 1125(a)(1)(A))を満たすためには以下の要件を考えにいれる。
 

(1)商標が有効で、保護される資格を持っていること、(2)原告が商標の所有者であること、(3)被告の同一·類似な標章の使用が商品やサービスに対し出処の混同を起こす可能性があること。

Ford Motor Co. v. Summit Motor Prod., Inc., 930 F.2d 277,　291 (3d Cir. 1991)
 

この要件を満たすとしても市場浸透が相当なことでこの分野の消費者の間に現実的な混同の可能性を起こすほどであってこそ救済が認められる。

Charles Jacquin Et Cie, Inc. v. Destileria Serralles,　Inc., 921 F.2d 467, 472 (3d Cir. 1990)
 

[9]標章がアメリカの特許庁へ登録されなかった場合、その標章が本質的な識別力を持つとか二次的な意味(secondary meaning)を通じて識別力を得ることで有効性が認められる。

Commerce Nat’l. Ins. Servs., Inc. v. Commerce Ins. Agency,　Inc., 214 F.3d 432, 438 (3d Cir. 2000)
 

[10]標章が人の名字(surname)の場合、本質的な識別力が否定される。Doeblers’ Pennsylvania Hybrids, Inc.　v. Doebler, 442 F.3d 812, 827 n.17 (3d Cir. 2006)　Parksは創立者の名字(surname)として本質的な識別力が認められない。
 

[11]Tysonが商標"PARK’S　FINEST"を最初に使用した時、Parksは商標"PARKS"が二次的な意味(secondary meaning)を獲得していることを証明するべきだ。
 

[12]二次的な意味(secondary meaning)は以下の要素に基づいて証明されることができる。
 

(1)販売·広告の程度、(2)使用年数、(3)使用の排他性、(4)模倣の事実、(5)消費者サーベイ(survey)、(6) 消費者の証言、(7)通商雑誌への商標使用、(8) 会社の大きさ、(9)売り上げ、(10)消費者の数、(11) 現実的な混同
 

[13]二次的な意味(secondary meaning)を証明する証と混同の可能性を証明する証が重なることもあるが、いつもそんなことではない。
 

[14]市場浸透を決定するために第3控訴裁判所は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)商標が現れている商品の販売量、(2)会社の地域への成長傾向、(3)潜在的な消費者と實際に買った消費者の比べ、(4) 地域で広告をしている品の量
 

[15]Parksは商標"PARKS"が二次的な意味(secondary meaning)を獲得していることを証明しなかった。