26. Kelly Servs. v. Creative Harbor, 16-1200 (6th Cir. Filed: January 23rd, 2017)

26. Kelly Servs. v. Creative Harbor, 16-1200 (Sixth Cir. Filed: January 23rd, 2017)
 

第6控訴裁判所はアメリカの特許庁への商標出願と関連して面白い判断をしました。
 

争いの対象になった標章は“WORKWIRE”で、キーになった問題は誰がその“WORKWIRE”に対して優先権を得るのかでした。
 

優先権の問題について、Kelly Servs.の使用に基づいての出願とCreative Harborの使用意思に基づいての出願が対立したのがこの訴でございます。
 

複雑な事実関係を抜い、法律的な判断の内容の中で記憶に残ることをお書きします。
 

[1]Lanham ActのSection 1は二つの出願方法について規定している。一番目は商標権者がもう商業で使用している商標に対し登録を受けるためにアメリカの特許庁へ商標出願をする方法だ。(15　U.S.C.　§ 1051(a)(1))　二番目は善意(bona fide)の使用意思に基づいて出願をする方法だ。(15　U.S.C.　§ 1051(b)(1))
 

[2]使用に基づいて登録出願をする場合、アメリカの特許庁は登録証を発行し、登録された場合、商標の有効性·所有権·排他的な権利が推定される。
 

[3]善意の使用意思に基づいて出願をする場合、アメリカの特許庁は許可証(アローアンス·allowance)を発行し、最大3年の以内に使用事実を証明する認証書面が特許庁へ提出された場合にはその商標出願の日が優先日として認められる。
 

[4]アメリカの連邦控訴裁判所(the Federal　Circuit)は善意の使用意思に基づいて出願をした場合、実際の商標使用に対する書面を提出するとかこの出願を使用に基づいての登録出願に変更することが必要されると判断した。(M.Z.　Berger & Co., Inc. v. Swatch AG, 787 F.3d 1368, 1375 (Fed. Cir. 2015))
 

[5]善意(bona fide intent)の不足は使用意思に基づいての出願に対して異議の申し立ての利由になる。
 

[6]善意の使用意思に基づいて出願をした時、商標を商業で使用する善意(bona fide intent)が認められるためには客観的な証が要る。

 

[7]異議の申し立てをした当事者がまず出願人が指定商品へ出願商標を使用する善意(bona fide intent)の不足を証の優位によって証明する場合、出願人は善意(bona fide intent)を証明する客観的な証を提出するとかこのような証を提出することができなかった理由を提出するべきだ。
 

[8]Sandra Edelmanは善意(bona fide intent)の存在を表す積極的な行動について以下のどおりに書きました。Sandra Edelman, Proving Your Bona Fides—establishing Bona Fide Intent to Use Under the　U.S. Trademark (Lanham) Act, 99 Trademark Rptr. 763, 781–2 (2009)
 

(1)商標使用の可能性に対して調べを行った場合、(2)事前にデザイン作業とか商品の広告作業をした場合、(3)試しの販売で商標を使用した場合、(4)非公式的な市場の調べについての証言、(5)必要な許可等を受けた場合、(6)ドメイン・ネーム(domain name)とかウェブサイト(website)を準備した場合、(7)事業を手伝う人々との連絡、(8)商標使用のプランの言及、(9)ライセンシー(licensee)を探す力を尽くすこと、(10)サービスを行う商業的な場所の買い等
 

[9]使用意思に基づいて出願をした出願人が指定商品の一部の限り善意(bona fide intent)があることを認められた場合、多数意見は善意(bona fide intent)が認められた一部指定商品の限り出願の手続きを認めた。
 

[10]それに対して、反対意見は善意(bona fide intent)が認められた一部指定商品も含めて出願全体が無効になると判断した。

[資料の出所:　アメリカの特許庁]