36. East Iowa Plastics, Inc. v. PI, Inc., 15-2757 (Court of Appeals for the Eighth Circuit Filed: August 11th, 2016)

36. East Iowa Plastics, Inc. v. PI, Inc., 15-2757 (Court of Appeals for the Eighth Circuit Filed: August 11th, 2016)
 

KenTechは1990年代商標"PAKSTER"の所有者でございました。KenTechは熱形成商品ライン(thermoformed goods line)をEast Iowa Plastics (以下EIPと言う)へ譲渡し、ライセンス(license)·バック(back)の契約を通じてライセンス(license)と自由な譲渡の権利が認められました。
 

その後、KenTechは商標"PAKSTER"が現れた成型機械をPIへ売りました。
 

10年ぐらい後、PIはEIPの使用事実を知りながらアメリカの特許庁へ商標"PAKSTER"に対し登録お願いをしました。その時、PIはアメリカの特許庁に対して嘘の記述をしました。
 

原告EIPの請求と被告PIの反訴請求の中、被害等は否定されたが、EIPが望んだPIの商標登録に対する取り消しだけが第1審裁判所によって認められた。そして、その判断に基づいてPIがEIPの弁護士の費用を負うと判決しました。
 

第8控訴裁判所の判決の内容の中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]連邦裁判所に管轄権が認められるためには当事者が具体的な·特定な損害(concrete and particularized injury)を受けていることが必要だ。Hollingsworth v. Perry, 133 S. Ct. 2652, 2661 (2013)
 

[2]当事者の適格(standing)は訴訟の全ての段階で必要し、求められた救済方法の一つずつへ証明されなければならない。Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Servs. (TOC), Inc.,　528 U.S. 167,　185 (2000)
 

[3]Lanham Actのsection 37(15 U.S.C. § 1119)へ規定されている商標登録の取り消しを求めるEIPの原告適格(standing)はsection 38の請求に頼る。なぜなら、section 37は商標法の違反に対して救済方法を決めるだけで独立な請求原因になることはないからだ。Airs Aromatics, LLC v. Victoria’s　Secret Stores Brand Mgmt., Inc., 744 F.3d 595, 599 (9th Cir. 2014)
 

[4]第1審裁判所がEIPはPIの違反からなんの損害も受けていないと判断したから、EIPが商標PAKSTERの登録の取り消しを求める原告適格(standing)はこれ以上認められない。
 

[5]若しEIPが商標PAKSTERに対して登録お願いをしたが、PIの登録商標によって障害を受けたとしたら、EIPへ特定な損害が認めらることができる。しかし、EIPはこのようなお願いしなかった。
 

[6]]当事者の適格(standing)が認められるためには損害が被告の不法的な行為へ相当に帰属されるべきだ。Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 751 (1984)
 

[7]Lanham Actは登録にかまわなく商標を保護しているから、PIの商標登録がなくてもPIは実際的に類似な請求をするのができる。従って、PIが反訴請求をしたことだけでEIPの当事者の適格(standing)が認められることはできない。
 

[8]アメリカの最高裁判所は原告が商標権の侵害訴訟をするし、被告が登録の取り消しを反訴として請求する事件で、原告が被告の同一·類似な標章の使用に対してこれ以上の権利行使を放棄する場合、被告は登録の取り消しの反訴で当事者の適格(standing)を失うことになると判断した。

Already, LLC v. Nike, Inc., 133 S. Ct. 721 (Supreme Court of the United States, 2013)
 

[9]第8控訴裁判所は第1審裁判所にはPIの商標登録を取り消す管轄権がないから、登録の取り消しの判決を破棄すると判断した。
 

[10]ちなみに、EIPはPIの商標登録に対し取消しの申し込みをアメリカの特許庁へすることができると判断した。15 U.S.C. § 1064


 

■  争いの対象になった商標

[資料の出所:　アメリカの特許庁]