60. Dorpan, S.L. v. Hotel Melia, Inc., 12-1679 (Court of Appeals for the First Circuit, Filed: August 28th, 2013)

60. Dorpan, S.L. v. Hotel Melia, Inc., 12-1679 (Court of Appeals for the First Circuit, Filed: August 28th, 2013)
 

1890年代以来、Hotel Melia, Inc.(以下"HMI"と言う)は"Hotel Meliá"と呼ばれるホテルをプエルト·リコ(Puerto Rico)のポンセ(Ponce)へ経営しています。"HMI"はサービス標"Meliá"を100年以上使用していますが、プエルト·リコ(Puerto Rico)とかアメリカで登録を受けなかったです。
 

1990年代以来、Dorpan, S.L.(以下"Dorpan"と言う)はホテルと関わってサービス標"Meliá"を使うさまざまなサービスに対してアメリカで登録を受けています。このサービス標はLanham Act上で争えない地位(incontestable status)を得ています。"Dorpan"の主な事業はSol Meliáの代わりにこのサービス標を所有することです。
  

2007年、Sol Meliáは"Gran Meliá"と呼ばれる高級ビーチ·リゾート(beach resort)の事業を始めました。
 

複雑な事実関係を抜いて第1控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]第1控訴裁判所は第1審裁判所のサマリー·ジャッジメント(summary judgement)を改めて(de novo)見直すし、サマリー·ジャッジメント(summary　judgement)を反対している当事者に対して有利にすべての合理的な事実推論をする。

HMI. Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 705 (1st Cir. 2007)
 

[2]商業に於いて商標を使用する権利は連邦法(federal　law)とか州のコモン·ロー(state common law)に基づいて生ずることができる。

Gen. Healthcare Ltd. v. Qashat, 364 F.3d 332, 335 (1st Cir. 2004)
 

[3]侵害の脈絡で商標とサービス標に対する分析は同じであり、商標とサービス標の用語を混用することができる。

Tana v. Dantanna's, 611 F.3d 767, 772 n.3 (11th Cir. 2010)
 

[4]アメリカの特許庁への登録は登録を受けた者の所有権を公衆に対して解析による知らせをする機能を果たす。

In re Int'l Flavors & Fragrances Inc., 183 F.3d 1361, 1367 (Fed. Cir. 1999)
 

[5]Lanham Actは州のコモン·ロー(state　common law)を代替することではない。商標の使用者は州の政府への登録を通じて又はその州での使用を通じて商標を使用する州の法上の権利を得ることができる。
 

[6]連邦で登録を受けた商標が既に存在している州法上の権利と衝突しない限り、Lanham Actは連邦で登録を受けた商標に対して排他的な権利を与える。15 U.S.C. § 1065
 

[7]登録された商標の使用の日より有効なコモン·ロー(state　common law)の所有者が先に使用したことを証明する場合、連邦で登録を受けた商標の争えない地位(incontestable status)は制限を受ける。
 

つまり、連邦で登録を受けた商標の所有者が持つ地域的な権利は登録者の法律解析(constructive)による使用より先に實際の使用を通じて獲得した他の者のコモン·ロー(common law)上の権利に従うことになる。

Allard Enter., Inc. v. Advanced　Programming Res., Inc., 249 F.3d 564, 572 (6th Cir. 2001)
 

[8]先に存在しているコモン·ロー(common law)上の権利の範囲は州法によって決められる。

Advance Stores Co. v.　Refinishing Specialities, Inc., 188 F.3d 408, 411-12 (6th Cir. 1999)
 

[9]プエルト·リコ(Puerto Rico)の法は登録を受けなかった使用者の権利も登録者と同じに保護する。
 

登録を受けなかった先の使用者は彼が實際に経営している地域で排他的な使用権を持つ。

Posadas de P.R. Assocs. v. Sands Hotel & Casino, Inc., P.R. Offic. Trans., 1992 WL 754912 (P.R. 1992)
 

[10]1990年代に"Dorpan"がサービス標"Meliá"に対してアメリカの特許庁から登録を受けた事実は同一·類似な標章の未来の使用者へそのサービス標に対して法律解析(constructive)による知らせをすることになるから、"HMI"の取引の地域は"HMI"が"Dorpan"の登録の時にたどり着いた地域に固定される。

Thrifty Rent-a-Car Sys., Inc. v. Thrift Cars, Inc., 831 F.2d 1177, 1180 (1st Cir. 1987) (citing 15 U.S.C. § 1072)

この事件の場合、未登録の商標が使用されている地域の範囲は類似な標章の使用が混同の可能性を起こす地域で限定される。
 

[11]混同が購買決定に影響を及ぶ地位にある人々の心にある場合、又は彼らの混同が商標の所有者の販売·商業的な信用(goodwill)·名声へ相当な危険を起こす場合に混同は適切なことになる。Beacon Mut. Ins. Co. v. OneBeacon Ins. Grp., 376 F.3d 8, 10 (1st Cir. 2004)
 

[12]消費者が後の使用者の商標を使っている商品が先の使用者から出ると思い違いをする場合、普通の混同(forward confusion)が認められる。消費者が先の使用者と取引をしながら、後の使用者と取引をしていると勘違いをする場合、逆混同(reverse confusion)が起こる。
 

[13]混同の可能性を判断する時、第1控訴裁判所は"Pignons factors"を考える。"Pignons factors"は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"商標の類似性"、(2)"商品の類似性"、(3)"原告と被告が商品を流通するチャンネル(channels)"、(4)"商品の広告のチャンネル(channels)"、(5)"消費者の類型"、(6)"現実的な混同が現れた証拠"、(7)"商標の選択の時、被告の考え"、(8)"原告の商標の識別力"

Pignons S.A. de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp., 657 F.2d 482, 487 (1st Cir. 1981)
 

"Pignons factors"は機械的な公式ではなくガイド(guide)である。

[14]逆混同(reverse confusion)は別個の訴状(separate pleading)を要求する別個の法律的な請求ではない。むしろ、逆混同(reverse confusion)は商標侵害訴訟で混同の可能性を起こすことができるある状況を言う描写的な(descriptive)用語だ。
 

[15]一般的に商標権の侵害の訴は事実的なことが多いから、サマリー・ジャッジメント(summary judgement)には相応しくない。

Bos. Athletic Ass'n v. Sullivan, 867 F.2d 22, 24 (1st Cir. 1989)
 

[16]若し両商標の最も顕著な特性が同一·類似だとしたら、その類似性は混同を起こすことができる。Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 531 F.3d 1, 34 (1st Cir. 2008)
 

"Hotel Meliá"と"Gran Meliá"は最も顕著な言葉として"Meliá"を持っているから、両商標は商標の目的と関わって見ると本質的に同じだ。
 

[17]第1控訴裁判所は主に商業的な力(商標使用の年数·相対的な名声·広告の方式·頻度·原告の領域での商標の力等を考えに入れる)に基づいて商標の識別力を評価する。

Equine Techs., Inc. v. Equitechnology, Inc., 68 F.3d 542, 547 (1st Cir. 1995)

■ "Dorpan"のサービス標

[資料の出所: アメリカの特許庁]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料の出所: "Sol Meliá"のウェブページ(web page)]

 

 

 

 

 

 

 

■ "HMI"のサービス標 

[資料の出所: "HMI"のウェブページ(web page)]