52. Aktieselskabet AF 21. November 2001 v. Fame Jeans, 525 F.3d 8 (Court of Appeals for the D.C. Circuit, Filed: April 29th, 2008)

52. Aktieselskabet AF 21. November 2001 v. Fame Jeans, 525 F.3d 8 (Court of Appeals for the D.C. Circuit, Filed: April 29th, 2008)
 

"Jack & Jones"と呼ばれるジーンズ(jeans)品のマジック(magic)を取るために被告"Fame Jeans"(以下"Fame"と言う)はアメリカの特許庁(以下"特許庁"と言う)に対して商標"Jack & Jones"の登録出願をLanham Actの15 U.S.C. § 1051(b)に基づいてしました。
 

原告"Aktieselskabet　AF 21. November 2001"(以下"Bestseller"と言う)は特許庁へ異議の申し込みをしましたが、Trademark Trial and Appeal Board(以下"TTAB"と言う)は"Fame"に有利なサマリー·ジャッジメント(summary　judgement)を下しました。
 

この"TTAB"の判断に対して原告"Bestseller"が第1審裁判所へ訴を提起しましたが(Lanham Actの15 U.S.C. § 1071(b))、訴状棄却(dismissal　of complaint)を受けました。
 

原告"Bestseller"が控訴したのがこの事件でございます。
 

D.C.控訴裁判所の判断の中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]15 U.S.C. § 1071(b)の訴訟の場合、当事者は新しい争点(issues)を提出するのができる。

PHC, Inc. v. Pioneer Healthcare, Inc., 75 F.3d 75, 80 (1st Cir.1996) CAE, Inc. v. Clean Air Eng'g, Inc., 267 F.3d 660, 674 (7th Cir.2001)
 

[2]第1審裁判所は特許庁が商標に対してした決定を見直す広い権限を持つ。第1審裁判所は特許庁へ商標全体や部分の取り消しを指示するとか登録の取り消しを本戻りにすることができる。Lanham Act § 19, 15 U.S.C. § 1119　
 

侵害の民事訴訟の間、登録はただ登録者が有効な商標を持つことを推定する証だ。Lanham Act § 15, 15 U.S.C. § 1115(a)
 

第1審裁判所は商標の登録やその断りを特許庁に指示することができる。
15 U.S.C. § 1071(b)(1).
 

第1審裁判所はTTABの間違った決定を救済するためにこのような権限を使う。TTABの決定に対して不服する者に於いて第1審裁判所への民事訴訟は控訴裁判所の見直しを受けるもう一つの方法になる。

(参考: 控訴裁判所(例えば、第2控訴裁判所)は連邦控訴裁判所(Federal Circuit)とは違い裁判所です)

 

[3]連邦控訴裁判所(Federal Circuit)への控訴の場合、特許庁は記録を連邦控訴裁判所(Federal Circuit)へ送るし、連邦控訴裁判所はその記録に基づいて決定を見直す。
 

それに比べて民事訴訟の場合、特許庁は記録を自動的に第1審裁判所へ送らない。むしろ、ある当事者の申し込みによってその記録を証として登載することができる。登載された場合、特許庁の記録内の証言や証拠物は訴訟で提出されたものと同じ効果を持つ。

15 U.S.C. § 1071(b)(3)
 

そして、第1審裁判所は出願の登録·登録の取り消し等の問題について改めて(de novo)決定する。15 U.S.C. § 1071(b)(1)
 

第1審裁判所はTTABへ提出されなかった新しいイッシュ(issues)と新しい証を考えに入れることができる。
 

[4]15 U.S.C. § 1052(d)の場合、使用意思による出願人(intent-to-use applicant)は使用意思による出願が提出された後で類似な商標を使用する異議の申し込み人に対して優越な地位が認められる。
 

[5]訴状は原告"Bestseller"へ商標"Jack & Jones"に対する権利を与える商標の使用について述べなかったとしても、類似な使用(analogous use)を十分に行っている異議の申し立て人はそれでも他の登録を拒絶させることができる。

Malcolm Nicol & Co. v. Witco Corp., 881 F.2d 1063, 1065 (Fed. Cir. 1989)
 

[6]異議の申し立て人は販売以外の数多くの活動に基づいて異議をすることができる。例えば、普通の経営活動·販売の後のサービス·広告活動等を含む。

First Niagara Ins. Brokers, Inc. v. First Niagara Fin. Group, 476 F.3d 867, 868-69 (Fed. Cir. 2007)
 

商品の販売の前に商標が使用された商品に対して広告をした場合、これは競争者の登録を拒絶する可能性(potential)がある。

Old Swiss House, Inc. v. Anheuser Busch, Inc., 569 F.2d 1130, 1133 (C.C.P.A. 1978).
 

類似な使用(analogous use)は標章の言葉と異議の申し立て人の品との関わりを公衆が確認できるほどの性格と程度であるべきだ。
 

[7]異議の申し立て人は出願人が商業で商標を使用する真の意図(bona fide)が實際にないこと、又は出願の時に状況がそのような意図を見せることができないことを証明することで商標の出願を拒絶させることができる。

[資料の出所:　アメリカの特許庁]