34. Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 15-17418 (Court of Appeals for the Ninth Circuit, Filed: July 11th, 2017)

34. Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc., 15-17418 (Court of Appeals for the Ninth Circuit, Filed: July 11th, 2017)

 

原告"Stone Creek, Inc."が被告"Omnia Italian Design, Inc."に対し商標権侵害の訴を提起しました。
 

第1審裁判所は混同の可能性を否定しましたが、第9控訴裁判所が混同の可能性を認めて差し戻したのがこの判決でございます。
 

[1]第1審裁判所が混同の可能性について否定した決定と判断に対しは第9控訴裁判所は明確な間違いがあるのかで見直し、法律の間違いに対しては改めて(de novo)見直す。

Gilman v. Brown,　814 F.3d 1007, 1017 (9th　Cir. 2016)(第1審裁判所が間違った基準を適用した場合、法律的な間違いを起こしたことで、事実の判断も明確な間違いに当たることになる。)
 

[2]混同の可能性を判断する場合に考えにいれる"Sleekcraft factors"は特定事件の脈絡によって相対的な比重が違い。

Network Automation, Inc. v. Advanced　Sys. Concepts, Inc., 638 F.3d 1137, 1145 (9th Cir. 2011)
 

[3]"Sleekcraft factors"は以下の要素を考える。
 

(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度
 

この中、特別に説得力がある二つの要素は"商標の類似性"と"商品の類似性や関連性"だ。

Lindy Pen　Co. v. Bic Pen Corp., 796 F.2d 254, 256–57 (9th Cir. 1986)
 

[4]"原告の商標の識別力"は商業的な識別力(commercial　strength)と概念的な識別力(conceptual　strength)で構成される。Lahoti v.　Vericheck, Inc., 636 F.3d 501, 508 (9th Cir. 2011)　原告"Stone Creek, Inc."の商標は造語や任意の標章に当たる。
 

[5]混同の可能性の幅は消費者が實際に買う商品の出処に対してその消費者が混同されない場合も含む。
 

[6]当事者が地理的に離れた所で活動していても彼らはコンバージェント(convergent)広告のチャンネル(channels)へ自分の商品を提供することができる。Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 782 F.2d 1508,　1509 (9th Cir. 1986)
 

原告"Stone Creek, Inc."が自分の商品を物理的な売り場を越えて販売するために自分のウェブサイト(website)を實質的な(substantial)チャンネル(channels)として使用している場合、この法理は更に大事になる。
 

[7]他の者が使用している商標だことを知っているながら、被告がその標章を選択した場合、欺瞞の意図が推定される。

Hokto Kinoko Co. v.　Concord Farms, Inc., 738 F.3d 1085, 1096 (9th Cir. 2013)
 

[8]"Tea Rose–Rectanus doctrine"はアメリカの最高裁判所が行った二つの判決の名を組むことでコモン・ロー(common law)上の主義だ。

Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916)　(“Tea Rose”) とUnited Drug Co. v. Theodore Rectanus　Co., 248 U.S. 90 (1918).
 

コモン・ロー(common law)上の商標権はその商標が知られている地域のみへ認められるから、先に使用している者がいる所から地域的に離れている後の使用者は権利を獲得することができると言う主義(doctrine)だ。
 

[9]商標登録による先使用者の権利が持つ地理的な範囲はスイス・チーズ(Swiss cheese)に似ている。その範囲はアメリカの全域へ広がるが、登録の前にコモン・ロー(common law)上の権利を獲得した他の者には穴をあける。
 

[10]"Tea Rose–Rectanus doctrine"を援用するためには後の使用者は地理的に離れた所で善意(good faith)の使用をしていることが要る。
 

[11]善意(good faith)の意味について、後の使用者が先に使用している者がいることをしるのは善意(good faith)を否定することになると判断した判決(Nat’l Ass’n for　Healthcare Commc’ns, Inc. v. Cent. Ark. Area Agency on　Aging, Inc., 257 F.3d 732, 735 (8th Cir. 2001)とMoney Store　v. Harriscorp Fin., Inc., 689 F.2d 666, 674–75 (7th Cir.　1982))と後の使用者が先使用者の商業的な信用を利用する意図があるのかがキーになると判断した判決(GTE Corp. v. Williams,　904 F.2d 536, 541 (10th　Cir. 1990)とC.P. Interests, Inc.　v. Cal. Pools, Inc., 238 F.3d 690, 700 (5th Cir. 2001))がある。
 

[12]第9控訴裁判所は後の使用者が先に使用している者がいることを知った場合には善意(good faith)が否定されると判断した。
 

[13]原告が被告から利潤を賠償としてもらうためには被告の故意(willfulness)が要件として要る。

■ 原告の商標

 

[資料の出所:　アメリカの特許庁]