44. M.Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch Ag, 14-1219 (Court of Appeals for the Federal Circuit, Filed: June 4th, 2015)

44. M.Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch Ag, 14-1219 (Court of Appeals for the Federal Circuit,　Filed: June 4th, 2015)

控訴人M.Z. Berger & Co., Inc.(以下"Berger"と言う)は"Berger"が商標"iWatch"に対し商標登録の申し込みをした時、"Berger"は真の使用意思(bona　fide　intent to use)(15 U.S.C. § 1051(b)(1))を持たなかったと判断したTTABの決定に対して連邦控訴裁判所へ控訴しました。
 

2007年7月5日、"Berger"は30種類以上の品(時計、腕時計、時計関連商品)に対して商標"iWatch"の登録出願をしました。
 

2008年10月22日、Swatch AG (以下"Swatch"と言う)は"iWatch"と自分の商標"Swatch"との混同の可能性及び真の使用意思(bona　fide　intent to use)の不足に基づいて異議の申し立てをしました。
 

TTABは"iWatch"と"Swatch"との混同の可能性を否定したが、真の使用意思(bona　fide　intent to　use)は登録の申し込みが提出された時に存在しなければならないと判断しながら、"Berger"の真の使用意思(bona　fide　intent to use)を否定して異議の申し立てを認定しました。
 

連邦控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]1988年の改訂法は真の使用意思(bona　fide　intent to use)に基づいて登録の申し込みをすることを認めた。15 U.S.C. § 1051(b)(1)
 

[2]出願人は真の使用意思を持つことだけで登録の手続きを始めることができるが、出願人は實際の使用事実を認証する書類を提出するとか真の使用意思(bona　fide　intent to use)による出願を使用事実による出願に変更しなければならない。15 U.S.C. §§ 1051(b)(3), (c), (d)
 

[3]商業にあって商標を使用する真の意思は真の使用意思(bona　fide　intent to use)による出願に対し法律の要件である。従って、異議の申し立て人はその意思の不足に基づいて出願人の出願に対して異議をすることができる。

Aktieselskabet AF 21. Nov. 2001 v. Fame Jeans Inc.,　525 F.3d 8, 21 (D.C. Cir. 2008)
 

[4]出願人が出願の時に商標を商業にあって使用する真の意思を持ったのかを判断するためには客観的な証が要る。出願人の意思は確たることとして商標に対する権利を予約することではない。出願人の真の意思と係わる状況全部を考えにいれる。
 

[5]商標が未来の使用にあって良い商標だと信じる出願人の思いは真の使用意思(bona　fide　intent to use)を認める訳にならない。

 

[資料の出所:　アメリカの特許庁]