22. Nola Spice Designs, L.L.C. v. Haydel Enterp, 13-30918(5th Cir. Filed: April 8th, 2015)

22. Nola Spice Designs, L.L.C. v. Haydel Enterp, 13-30918(Fifth Cir. Filed: April 8th, 2015)

 

"Haydel Enterp(以下、Haydelと言う)"が商標権の侵害を主張することに対して"Nola Spice Designs, L.L.C.(以下、Nola Spiceと言う)"が商標権の侵害について否存在の確認を求めるのがこの事件でございます。
 

"Nola Spice"の本訴に対して"Haydel"も商標権等の侵害の反訴を提起しました。
 

第5控訴裁判所の判断の中、個人的に印象に残ることをお書きします。
 

[1]文字商標(word mark)の場合、槪念的な識別力の判断の時、"Abercrombie　Test"が適用される。
 

[2]アメリカの特許庁へ商標が登録された場合、槪念的な識別力があると推定される。"Haydel"の商標が描写的な(descriptive)ことだと"Nola Spice"が証明した場合、槪念的な識別力がある推定が覆る。従って、"Haydel"は二次的な意味(secondary meaning)を得たの事実について証明責任を負う。
 

[3]描写性(descriptiveness)の概念は広く解析される。"Mardi Gras Bead Dog"は"Haydel"の商品(宝石、衣類、大きなケーキ)の情報を届くから、"Mardi Gras Bead Dog"は"Haydel"の商品の特性を表すこととして認められる。従って、描写的な商標(descriptive mark)として認められる。
 

＜参考＞"suggestive mark"と"descriptive mark"の区別の場合、以下の要素を考える。
 

(1)まず、商標として使った言葉の意味をことば典から探す。(2)言葉の意味と商品の間、精神的な跳躍(メンタル・リープ)が要る場合、"suggestive　mark"に当たる可能性が大きい。(3)また、競争関係にある他の会社が使う必要性が少ない場合、"suggestive mark"に当たる可能性が大きくなる。
 

[4]"Mardi Gras Bead Dog"が法律的な保護を受けるためには、二次的な意味(secondary meaning)を得るべきだ。
 

[5]デザイン商標の場合、槪念的な識別力を判断する時、"Seabrook Foods test"を適用する。"Seabrook Foods test"は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)デザインが一般的なものなのか。(2)デザインが特定の分野で特別なものなのか。(3)良く知られたデザインをただ商品のドレスとしてリファインしたなのか。(4)デザインが結び付けられている言葉とは違い商業的な印象を伝えるのか。
 

[6]商標が使用されている市場を考えに入れてデザイン商標の識別力を判断する。
 

[7]数多くの商品へ共通なデザインが現れているから、購買者がそのデザインを特定の販売者が商品やサービスを区別していることとして見る可能性がない場合、商標が使用されている市場を越えてそのデザインの使用事実を考えに入れることができる。
 

[8]"Haydel"のデザイン商標と伝統的な"Mardi Gras Bead Dog"との類似性を考えに入れると、"Haydel"の商標が"Mardi Gras"と関連された商品と共に使われる時、"Haydel"の商標は特別なものではないから、自動的に出処の表現として消費者に認識される可能性はない。
 

[9]従って、"Haydel"のデザイン商標は槪念的な識別力がなく、二次的な意味(secondary meaning)を得る場合、保護を受けることが出来る。
 

[10]二次的な意味(secondary meaning)は公衆の心にあって標章の一次的な意味が商品その物ではなく、その商品の出処であることを言う。二次的な意味(secondary meaning)は実験的な問題(empirical inquiry)として以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"商標やトレード・ドレスの使用年数・方式"、(2)"売り上げ"、(3)"広告の方式・頻度"、(4)"新聞・雑誌で使用された商標やトレード・ドレスの性格"、(5)"消費者に対するサーベイ(survey)証拠"、(6)"消費者の直接的な証言"、(7)"商標やトレード・ドレスを模倣した時の被告の意図"
 

[11]"広告の方式・頻度"の場合、キーになるのは販売促進のために支出された金の数量ではなく、消費者にたいして商標の意味を変える販売促進の効果だ。広告の効果を判断する時、商標が現れた脈絡を考えに入れる。
 

[12]描写的な使用や非商標的な使用は二次的な意味(secondary meaning)にあって証拠にならない。
 

[13]二次的な意味(secondary meaning)が認められるために、サーベイ(survey)証拠が必ず必要されることはないが、このような証拠は最も説得力がある。
 

[14]15 U.S.C. § 1119の基づいて裁判所は識別力がない商標の登録を取り消すことができる。
 

[15]"Haydel"のデザイン商標と文字商標は"Haydel"の商品の特性を表す描写的なこととして二次的な意味(secondary meaning)を得ない。従って、"Haydel"の商標の登録を取り消すのは正しい。

[資料の出所: 第5控訴裁判所]