55. International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. v. Security University, 14-3456-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: May 18th, 2016)

55. International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. v. Security University, 14-3456-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: May 18th, 2016)
 

原告"International Information Systems Security Certification Consortium, Inc."(以下"ISC2"と言う)は被告"Security University"(“以下"SU"と言う)に対して"SU"が"ISC2"の証明標章を使用しているのは"ISC2"の証明標章(certification mark)を侵害していると言う訴を提起しました。
 

"ISC2"は非営利団体として証明標章"CISSP®"を情報安全分野(information security field)で使用しています。
 

1997年3月、アメリカの特許庁は"ISC2"の証明標章"CISSP®"を登録しました。
 

"SU"は営利会社で情報安全教育(information security training)を提供しています。
 

問題になったのは"SU"の"Master　CISSP"と"CISSP Master"でございます。
 

[1]第2控訴裁判所は名目上の公正利用(nominative fair use)はLanham Act上の侵害請求に対して積極的な抗弁(affirmative defense)ではないと判断した。
 

[2]名目上の公正利用が問題になる場合、所謂"Polaroid　factors"を考えながら、以下の要件を考えに入れるべきだ。
 

(1)商標権者の商品を呼ぶ方法がほかにないこと、(2)商標権者の商品を呼ぶ以外に使用しないこと、(3)商標権者の後援(sponsorship　or endorsement)等の誤った表示をしないこと(つまり、被告の行為や言葉が原告と被告の品やサービスの関係を正確に表すこと)。
 

[3]この要件を考えに入れる時、裁判所は侵害請求と関わる他の混同の類型(後援·関わり·提携に対する混同を含む)を頭に入れるべきだ。
 

又、証明標章の場合、裁判所はこの様な標章を侵害できる多様な方法を頭に入れるべきだ。
 

[4]証明標章(certification mark)は他の商標とは違ってその所有者以外の者によって使用される意図で品とかサービスの品質·正確性、又は他の特性を示すために認められる。

15 U.S.C. § 1127
 

[5]Lanham Actは証明標章(certification mark)に対して他の商標と同じ保護を与える。

15 U.S.C. § 1054　Levy v. Kosher Overseers Ass’n of Am., Inc., 104 F.3d 38, 39 (2d Cir. 1997)
 

[6]証明標章(certification mark)の侵害請求で勝つためには、原告は(1)彼の証明標章が保護を受ける資格があること、(2)被告の類似な標章の使用が消費者へ混同を起こす可能性があることを証明しなければならない。

Brennan’s, Inc. v. Brennanʹs Rest., L.L.C., 360 F.3d 125, 129 (2d Cir. 2004)
 

[7]混同の可能性(likelihood of confusion)を判断する場合、"Polaroid　factors"を使用する。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.,　287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
 

"Polaroid　factors"は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商標の類似性"、(3)"当事者の商業的な分野の関連性"、(4)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商標の選択の時、被告の考え"、(7)"後の使用者の品の質"、(8)"消費者が行う注意の程度"
 

"Polaroid"のテストは機械的なものではなく、むしろ全体として品を見る時、消費者が混同を起こす可能性があるのかと言う究極的な問題に焦点を置く。

Kelly‐Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295, 307 (2d Cir. 2013)
 

"Polaroid　factors"は排他的なものではなく、ある一つの要素が決定的なものでもない。
 

[8]第1審裁判所はそれぞれの要素を慎重に見直す義務があるし、ある要素が事件に相応しくない場合、その理由を説明しなければならない。

Arrow Fastener Co. v. Stanley Works, 59 F.3d 384 (2d Cir. 1995)
 

[9]侵害のテストは被告の使用が出処(source)·後援(sponsorship)·関わり(connection)·提携(affiliation)に対する混同を起こす可能性があるのかだ。15 U.S.C. § 1114(1)(a)

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition　§ 23:76 (4th ed.)

Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123, 136 (2d Cir. 2009)
 

商標の所有者が商標の使用を後援·認定したと言う公衆の思いが混同の要件を満たす。

Dall. Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 204‐05 (2d Cir.　1979)　15 U.S.C. § 1125(a)(1)
 

[10]証明標章(certification mark)を侵害する例えとして以下を挙げることができる。
 

証明標章の所有者である団体によって証明を實際には受けなかった専門家が履歴書へその証明標章を記載する場合、實際には証明を受けなかった商品へ証明標章を使用する場合、競争している証明標章の所有者が他の証明標章と類似なものを使用する場合。

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition　§ 23:76 (4th ed.)
 

[11]"SU"と"ISC2"が"Master　CISSP"や"CISSP Master"と言う証明をしなくても、消費者は"ISC2"が新しい証明を始めたと思う恐れがある。
 

[12]TTAB(Trademark Trial and　Appeal Board)は後の使用者が他の者の商標全体へ描写的な(descriptive)ものとか識別力のないものを加えて混同の可能性を回避することはできないと判断した。
 

[13]第9控訴裁判所で名目上の公正利用(nominative fair use)は、消費者の混同の可能性がある場合、被告が責任から逃げることができないから積極的な抗弁(affirmative defense)ではない。
 

むしろ、名目上の公正利用(nominative fair use)は第9控訴裁判所が混同の可能性を決めるために採用しているテスト(参考:"Sleekcraft factors"と言う)を代わるものとして認めている。

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1175 (9th Cir. 2010)
 

[14]それに比べて、第9控訴裁判所は名目上の公正利用(nominative fair use)を消費者の混同の可能性がある場合でも被告が主張できる積極的な抗弁(affirmative defense)として認めている。
 

[15]アメリカの最高裁判所はクラシック(classic)·描写的な(descriptive)公正利用(fair use)を積極的な抗弁(affirmative defense)として認めている。

KP　Permanent Make‐Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 118‐20　(2004)　15 U.S.C. § 1115(b)(4)

[資料の出所:　アメリカの特許庁]