35. FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc., 15-14040(Court of Appeals for the Eleventh Circuit Filed: September 27th, 2016)

35. FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc., 15-14040(Court of Appeals for the Eleventh Circuit Filed: September 27th, 2016)

 

この訴の原告“FN Herstal SA”はベルギー(Belgium)へ所在している兵器生産会社で、商標“SCAR”を武器へ使用しています。被告“Clyde Armory Inc.”と争いの対象になった商標は被告の商標“SCAR-Stock”でございます。
 

第11控訴裁判所の判決の内容の中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]商標は特別な商品を含む生産者の商品を他の者の商品と区別し、特定の出処を表すために使われているある言葉·名称·象徴·デバイス(device)やこれらの組み会わせ(combination)を言う。特定の出処は知られなくてもかまわない。15 U.S.C. § 1127
 

[2]Lanham Actの上、商標権侵害の訴訟で勝つためには以下の要件を満たすべきだ。
 

(1)商標権侵害を申し込む当事者は彼が有効な·保護されるべき商標を持っていること、(2)相手の同一·類似な標章の使用が混同を起こす可能性があること。
 

[3]商標に対し實質的な権利を得るためにはその商標を商業へ使っていることとその商標へ識別力があることを満たすべきだ。Knights Armament Co. v. Optical Sys. Tech., Inc., 654 F.3d 1179,　1188 (11th Cir. 2011).
 

[4]商標に対し権利は商標を商業へ最初に使用した日によって決められる。商業へ最初に使用した当事者が他の者に対して優先権を持つ。Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 909 (2015).
 

[5]第11控訴裁判所はある当事者が商標を商業へ最初に使用したなのかを決定するために二段階のテスト(test)を使用している。
 

(1)まず採用を証明する証と(2)商標の採用者の商品として関連公衆にとってその商品を区別するほど十分に公開的な使用を証明する証があると實際的な売りに対し証がなくても所有権が認められる。

[6]實際的な売りがなくても、広告·マスコミの注目·請約は公衆の識別と言うテスト(test)を十分に満たす。しかし、類似な使用(analogous use)を構成すると主張された活動は消費者に相当な影響を及ぼすべきだ。つまり、類似な使用(analogous use)は標章が公衆へ知られて関連公衆が標章の使用商品をその標章の採用として認めるほどの公開的な使用を言う。
 

[7]類似な使用(analogous use)として認めらるためには広告活動は商標の實際使用より先に合理的な期間以内に行うべきだ。
 

[8]連邦法とジョージア(Georgia)法はLanham Actや州法上の請求を申し込むために登録商標のことを主張すると規定していない。15 U.S.C. § 1125(a); Ga.　Code Ann. §§ 23–2–55, 10–1–373; Bauer Lamp Co. v. Shaffer, 941 F.2d 1165,　1171 (11th Cir. 1991)
 

[9]商標に対する権利は標章の創作ではなく実際の使用によって得られる。
 

[10]標章が本質的な識別力(inherently distinctive)を持つ場合、最初の使用によって標章に対する権利を得る。若し標章が本質的な識別力を持たない場合、その標章が二次的な意味(secondary meaning)を得る時に商標に対し権利が認められる。Investacorp, Inc. v. Arabian Inv. Banking Corp. (Investcorp) E.C., 931 F.2d 1519,　1522 (11th Cir. 1991)
 

[11]標章が商品やサービスの出処を区別する目的を果たす場合、その標章は識別力があると認められる。
 

[12]標章の識別力には本質的な識別力(inherently　distinctive)と二次的な意味(secondary meaning)によって取得した識別力(acquired　distinctiveness)がある。Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.,　505 U.S. 763, 769, 112 S. Ct. 2753, 2758 (1992)
 

[13]二次的な意味(secondary meaning)は公衆の心にあって標章の一次的な意味が商品その物ではなく、その商品の出処であることを言う。第11控訴裁判所は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"標章の使用年数·方式"、(2)"広告の方式·頻度"、(3)"標章と原告の商品との意識的な関わりを増えるために原告がした活動"、(4)"公衆が標章と原告の商品とを関連すつ程度"

Conagra, Inc. v. Singleton, 743 F.2d 1508, 1513 (11th Cir. 1984).
 

[14]標章の識別力と二次的な意味(secondary meaning)は事実上の問題で、第11控訴裁判所はこれについて第1審裁判所が行った判断に対して明確な間違い(clear　error)があるのかで見直す。
 

[15]不法的な使用の抗弁(Unlawful Use　Defense)について以下のどおりに判断しました。
 

(1)不法的な使用の抗弁(Unlawful Use　Defense)は殆ど行政手続きで現れている。
 

(2)TTAB(United States Trademark Trial and Appeal Board)は商業への使用(use in commerce)が法律的な使用(lawful use)を言うと判断し、商標権の保護を求めるためには商標を使用した商品の販売や配送が適用法律に従うべきだと判断した。

Clorox Co. v. Armour-Dial, Inc., 214 U.S.P.Q. 850, 851　(T.T.A.B. 1982) In re　Pepcom Indus., Inc., 192 U.S.P.Q. 400, 401 (T.T.A.B. 1976)
 

(3)商標使用と法律違反との間ネクサス(nexus)があるし、その違反は相当な(material)ものとして認められるべきだ。

Gen. Mills Inc. v.　Health Valley Foods, 24 U.S.P.Q.2d 1270, 1274 (T.T.A.B. 1992)
 

(4)相当なものとして認められるためにはその違反が商標権の保護を否定するほどその使用が不法的なこととして認められるべきだ。
 

(5)不法的な使用の抗弁(Unlawful Use　Defense)は明確な·説得力がある証として証明されるべきだ。
 

(6)第11控訴裁判所は不法的な使用の抗弁(Unlawful Use　Defense)を公式的には採用しなかった。

■ 原告の商標

 

[資料の出所:　アメリカの特許庁]

■ 原告の商標

 

[資料の出所:　FN HERSTAL SA HOMEPAGE]

 

■ 被告の商標

 

[資料の出所:　アメリカの特許庁]