59. Kelly-Brown v. Winfrey, 12-1207-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: May 31st, 2013)

59. Kelly-Brown v. Winfrey, 12-1207-cv (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: May 31st, 2013)
 

原告Simone Kelly-Brown(以下"Kelly-Brown"と言う)は登録サービス標"Own Your Power"を使用して動機づけサービス(motivational services)を提供しております。
 

被告Oprah Winfrey·Harpo, Inc.·Harpo Productions, Inc.·Hearst Corp.及びHearst　Communications, Inc.(以下"Winfrey"と言う)は"Own Your Power"を使って雑誌·行事·ウェブ·サイト(web site)と関わる仕事をしました。
 

原告"Kelly-Brown"は被告"Winfrey"に対してサービス標権の侵害等の訴を提起しました。
 

複雑な事実関係を抜いて第2控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]訴状棄却決定(a grant of a motion to dismiss)に対して控訴が提起された場合、第2控訴裁判所は第1審裁判所の決定を改めて(de novo)見直す。Capital Mgmt. Select Fund Ltd. v. Bennett, 680 F.3d 214, 219 (2d Cir. 2012)
 

第2控訴裁判所は訴状で述べた事実主張全部を事実として受け入れるし、原告に対して有利に合理的な推論をする。Tiberio v. Allergy Asthma Immunology of Rochester, 664 F.3d 35, 36 (2d Cir. 2011)
 

訴状棄却を越えるためには、訴状は十分な事実内容を含むべきだし、真実として認められる場合、訴状そのもので可能な救済に対する請求を述べるべきだ。

Ashcroft v. Iqbal, 556　U.S. 662, 678 (2009)
 

[2]直接混同(direct confusion)は商標の所有者が争いの対象になった標章の使用を後援していると消費者が信じる可能性を言う。EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, Cosmopulos Inc., 228 F.3d 56, 62 (2d Cir. 2000)
 

[3]所謂逆混同(reverse confusion)とは後の使用者が先の使用者の品の出処だと消費者が信じることを言う。Banff, Ltd. v. Federated Dep’t Stores, Inc., 841 F.2d 486, 490 (2d Cir. 1988).
 

逆混同(reverse confusion)の場合、消費者は先の使用者が侵害者だと信じるし、後の使用者の標章の使用は先の使用者の名誉を侵害するし、先の使用者の商業的な信用を損傷する。
 

[4]原告は侵害請求の要件として商業に於いての使用(use in commerce)を証明しなければならない。15 U.S.C.　§§ 1114(1)(a), 1125(a)(1)
 

しかし、標章が商品へどのような形で付けていれば、この要件を満たすことができる。Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123, 125-26, 129 (2d Cir. 2009)
 

(Googleが原告の商標をググった結果で広告者の模倣製品の展示のためにキーワードとして使用しているし、広告者に対して広告者が買うキーワードとしての提義をしている場合、商業に於いての使用(use in commerce)を満たすには十分だ。)
 

[5]この分析は被告が競争者の商標を商標として使用したのかを判断する場合に第2控訴裁判所が行う審理と鋭く対比される。
 

[6]ある特定の使用が商標として使用されているのかを決める場合、キーになるのは被告がその標章を公衆の関心を集めるために使用しているのかだ。
 

つまり、その使用の内容と脈絡が詳しく調べられる必要がある。
 

[7]原告が商業に於いての使用(use in commerce)を満たすのかを決める時、商標が消費者に対して商業的な取引と関わって使用されているのかを尋ねるが、ある使用が商標として使用されているのかを決める場合にはその標章が使用された特定の方法に対対してもっと詳しい決定が必要される。
 

[8]第6控訴裁判所は商標としての使用(use as a mark)がLanham Actの請求に於いて前提要件だと判断した。

Hensley Mfg., Inc. v. ProPride, Inc., 579 F.3d 603, 610 (6th Cir. 2009); Interactive Prods. Corp. v. a2z Mobile Office Solutions, Inc., 326 F.3d　687, 694-95 (6th Cir. 2003)
 

第6控訴裁判所はこの要件を法律規定の商業に於いての使用(use in commerce)から推論することではなく、被告が商標を出処のしるしとして使用していない場合、消費者は品の出処に対して騙される可能性がないと判断しながら消費者の混同の要件から推論している。
 

しかしながら、第6控訴裁判所の立場は消費者の混同についての第2控訴裁判所の立場と合わない。
 

[9]第2控訴裁判所は混同の可能性(likelihood of confusion)を判断する場合、以下の所謂"Polaroid　factors"を使用している。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.,　287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
 

"Polaroid　factors"は以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商標の類似性"、(3)"当事者の商業的な分野の関連性"、(4)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商標の選択の時、被告の考え"、(7)"後の使用者の品の質"、(8)"消費者が行う注意の程度"

Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.,　588 F.3d　97, 115 (2d Cir. 2009)
 

"Polaroid"のテストは機械的なものではなく、むしろ全体として品を見る時、消費者が混同を起こす可能性があるのかと言う究極的な問題に焦点を置く。

Star Indus., Inc. v. Bacardi & Co., Ltd., 412 F.3d 373, 384 (2d Cir. 2005)
 

[10]第2控訴裁判所は消費者の混同を認めるために前提問題として被告が商標として使用することをLanham Actの原告が証明するべきだと言う第6控訴裁判所の決定を採用しない。
 

[11]公正利用(fair use)に当たるためには以下の要件を満足させるべきだ。
 

(1)被告の使用が商標としての使用ではないこと(other than as a mark)、(2)被告の商品を描写すること(in a descriptive sense)、(3)善意(good faith)であること。15 U.S.C. § 1115(b)(4)

[12]公正利用(fair use)は積極的な抗弁(affirmative defense)として訴状以外の事実を考えに入れるべきで、訴状棄却の段階で判断するには相応しくない。
 

ですが、積極的な抗弁を認めるために必要な事實が訴状で明らかに述べた場合には積極的な抗弁(affirmative defense)を訴訟のこの段階で判断することができる。

McKenna v. Wright, 386 F.3d 432, 436 (2d Cir. 2004)
 

[13]文学的な一連の作品の題目は芸術的な表現の一つの作品より商標として保護を受ける可能性が高い。
 

芸術的な表現の一つの作品はその題目が二次的な意味(secondary meaning)を獲得した場合に保護を受けることができるが、文学的な一連の作品·新聞·雑誌·テレビシリーズ等の本質的な識別力のある題目には二次的な意味(secondary meaning)が証明される必要がない。

THOMAS MCCARTHY,　MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 10:7 (4th ed. 2012)
 

[14]スローガン(slogan)や題目は繰り返しに基づいてこそ品や品ライン(line)の象徴的な識別者になることができる。
 

[15]スローガン(slogan)や一つの品の名は共存して商標の機能を果たすことができる。

Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1338-39 (2d Cir. 1975)
 

[16]被告が被告自分の商標と共に標章を使用していることだけでは商標としての使用ではないことに当たらない。

Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 954 (7th Cir. 1992)
 

[17]スローガン(slogan)が存在している商標と共に使用している事実が品は一つの商標以上を使うことができるからスローガン(slogan)が商標として機能できないと言うことではない。

THOMAS MCCARTHY,　MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 7.21 (4th ed. 2012)
 

[18]裁判所はスローガン(slogan)が一般的な用法(in common usage)として使用されている場合、スローガン(slogan)を描写的なこととして認めている。
 

ゴルフをする人はクラブ(clubs)を"Swing Swing Swing"ではなく打つ(swing)から、ゴルフクラブ(golf clubs)に対してスローガン(slogan)"Swing Swing Swing"は描写的なことではない。
 

[19]後の使用者(被告)が先の使用者(原告)の商標を知った又は法律の解析により知った(constructive　knowledge)と認められる場合、原告は善意(good faith)の不存在を証明できる。
 

[20]商標侵害に対して代位責任(Vicarious liability)を認めるためには以下の事実証明が必要する。
 

被告と侵害者が(1)明確とか實際のパートナーシップ(partnership)を持つこと、(2)他の者との取引上でお互い拘束をする権限を持つこと、又は(3)侵害する品に対して共同所有とか統制を持つこと。

Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494 F.3d 788, 807 (9th Cir. 2007)
 

[21]商標侵害に対して寄与責任(contributory trademark infringement)を認めるためには以下の事実証明が要る。
 

(1)一次的な侵害者が侵害することを故意的に誘引すること、又は(2)侵害者が提供された品に対して間違った印をしていることを知っているながら侵害する品を侵害者へ提供すること。

Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 855 (1982)
 

[22]カウンターフィット(counterfeit)とは登録商標と實質的に区別ができない嘘の標章を言う。15 U.S.C. § 1127

■ 原告の商標

 

[資料の出所: アメリカの特許庁]