37. Forney Industries v. Daco of Missouri, 15-1226 (Court of Appeals for the Tenth Circuit, Filed: August 29th, 2016)

37. Forney Industries v. Daco of Missouri, 15-1226 (Court of Appeals for the Tenth Circuit, Filed: August 29th, 2016)
 

原告"Forney Industries, Inc."(以下"Forney"と言う)はいろんな商品を生産·販売しております。
 

この事件でキーになった問題は商品の包装で使っている色彩がLanham Actの§ 43(a)に基づいて保護されることができるのかでございます。15 U.S.C. § 1125(a)
 

第10控訴裁判所は原告"Forney"が他の形·様式·デザイン(design)との関わりなく色彩を使用しているから本質的な識別力を持たないし、また原告"Forney"は二次的な意味(secondary meaning)を証明する証を提出しなかったから被告"KDAR"に有利なサマリー・ジャッジメント(summary　judgement)を下した第1審裁判所の判決を認めました。
 

第10控訴裁判所の判断中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]Lanham Actは言葉·象徴及びトレード·ドレス(trade dress)を保護する。Wal-Mart Stores, Inc. v.　Samara Bros., 529 U.S. 205, 209 (2000)
 

[2]トレード·ドレス(trade dress)は対象の全体的なイメージ及び全体的な外観として大きさ·形·色彩や色の組み合わせ·テクスチャー(texture)·グラフィック(graphic)とか特定販売の技術も含む。Savant Homes, Inc. v. Collins, 809 F.3d 1133, 1146 (10th Cir. 2016)
 

[3]Lanham Actは登録商標と登録を受けなかった商標を保護する。
 

[4]登録を受けなかった商標がLanham Actの§ 43(a)に基づいて保護されるためには以下の要件を満たすべきだ。
 

(1)区別する標章が本質的な識別力を持つとか二次的な意味(secondary meaning)を通じて識別力を得ること、(2)その標章が機能的なことがないこと、(3)競争者が混同の可能性を起こすこと。Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769 (1992)
 

[5]標章の本質的な特性が特定の出処を区別すると標章は本質的な識別力を持つ。このような標章は殆んど自動的に消費者に対しその標章が商品の出処を表すことを伝える。Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304　F.3d 964, 977 (10th Cir. 2002)
 

[6]若し標章が本質的な識別力を持たない場合、二次的な意味(secondary meaning)を通じて保護されることができる。二次的な意味(secondary meaning)は公衆の心にあって標章の一次的な意味が商品その物ではなく、その商品の出処であることを言う。
 

[7]言葉の標章の場合、一般的にAbercrombieのテスト(test)を使う。このテストは本質的な識別力を決定するために言葉の標章を以下のどおりに分類する。(1)新語をつくること(fanciful)、(2)任意的に使用すること(arbitrary)、(3)暗示的な(suggestive)標章、(4)描写的な(descriptive)標章、(5)普通の名(generic)

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d　Cir. 1976)
 

[8]トレード·ドレス(trade dress)の場合、Abercrombieのテスト(test)をSeabrookのテストとして補完するのが有用だ。Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well　Foods Ltd., 568 F.2d 1342, 1344 (C.C.P.A. 1977)
 

Seabrookのテストは以下の要素を考えに入れて本質的な識別力を判断する。
 

(1)デザインが一般的なものなのか。(2)デザインが特定の分野で特別なものなのか。(3)良く知られたデザインをただ商品のドレスとしてリファインしたなのか。
 

第10控訴裁判所はSeabrookのテストの(4)デザインが結び付けられている言葉とは違い商業的な印象を伝えるのかの要素を抜いた。
 

[9]商品のデザインの場合、色彩と同じようにその特性と出処を同一に見る消費者の性向は存在しない。
 

[10]本当に特別な(出処を識別することができる)デザインはデザイン特許や著作権を通じて保護を受けることができる。
 

[11]商品包装と商品デザインを区別するのが難しい場合、曖昧なトレード·ドレス(trade dress)は商品デザインとして分類され、二次的な意味(secondary meaning)が要る。
 

[12]特定色彩が形·様式とか他の識別力があるデザインと組み合わせて使用されている場合しか商品包装で使っている色彩へ本質的な識別力が認められない。
 

[13]トレード·ドレス(trade dress)は普通に使用されている文字の形·図形·色彩とか描写的な要素を利用するが、これが全体として本質的な識別力を否定する訳にならない。このような要素がそれぞれ本質的な識別力を持たない場合でもその組み合わせや全体な印象が裁判所の識別力の分析にあって焦点になる。

Paddington Corp. v.　Attiki Importers & Distributors, Inc., 996 F.2d 577, 584 (2d Cir. 1993)　AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc.,　812 F.2d 1531, 1536 (11th Cir. 1986)　Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F.2d 695, 696 (5th Cir. 1981)　
 

[14]色彩だけの組み合わせの場合、二次的な意味(secondary meaning)を証明するのがキーになる。

Board of　Supervisors for Louisiana State University Agricultural and Mechanical. College. v.　Smack Apparel Co., 550 F.3d 465, 471 (5th Cir. 2008)
 

[15]登録を受けていないトレード·ドレス(trade dress)に対して保護を求める原告は自分のトレード·ドレスの全体な外観を示すことの以上をしなければならない。原告は自分の特別なドレスを構成する特定要素(discrete elements)を説明しなければならない。

Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.,　113 F.3d 373, 381 (2d Cir. 1997)

Fair Wind Sailing, Inc. v. Dempster, 764 F.3d 303, 309 (3d Cir. 2014)
 

[16]トレード·ドレス(trade dress)が他の商品を含む全体商品ライン(line)を保護すると主張する原告は保護が求められた特定な共通要素を説明しなければならない。

Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc., 262 F.3d　101, 118 (2d Cir. 2001)
 

その訳について以下のどおりに判断した。
 

(1)まず、主張されたトレード·ドレス(trade dress)の性格·範囲に対して正確な表現がないと、裁判所はデザインの要素がどのような特別なものなのかについて分からないから訴訟が難しくなる。
 

(2)同一な商品ライン(line)を見る陪審員が別の要素·特性に基づいてトレード·ドレス(trade dress)を認識することができるから、陪審員の評決が別の事実判断に基づいて行う可能性がある。
 

(3)裁判所が保護を受ける特別な要素の組み合わせを分からない場合、裁判所が救済方法を狭く作ることができない。
 

(4)どんなデザインがトレード·ドレス(trade dress)を侵害するのかを裁判所が判断できない場合、競争者も新しいデザインが商標権者のトレード·ドレス(trade dress)を侵害するのかを判断することができない。
 

[17]二次的な意味(secondary meaning)は直接的な証(例えば消費者サーベイ(survey)·消費者からの証言を言う)に基づいて証明できる。

Donchez v. Coors Brewing Co., 392 F.3d 1211, 1218 (10th Cir. 2004)
 

しかし、以下の状況の証に基づいて証明することができる。
 

(1)"商標やトレード・ドレスの使用年数・方式"、(2)"広告の方式・頻度"、(3)"標章と原告の商品との意識的な関わりを増えるために原告がした活動"、(4)"現実的な混同が現れた証拠"、(5)"故意的な模倣に対する証拠"、(6)"売り上げ"、

[18]広告に基づいて二次的な意味(secondary meaning)を証明するためにはトレード·ドレス(trade dress)と広告した者の商品との関わりを創作できるほどの性格·程度を持つ広告であるべきだ。

Art Attacks Ink, LLC v.　MGA Entm’t Inc., 581 F.3d 1138, 1146 (9th Cir. 2009)
 

[19]売り上げは他の証と共に提出される場合に二次的な意味(secondary meaning)を表す。売り上げだけでは、その販売が出処識別以外の要素と関わっていることもあるから、売り上げは二次的な意味(secondary meaning)を表すことができない。

Water Pik, Inc. v. Med-Sys., Inc., 726 F.3d 1136, 1154–55 (10th Cir. 2013)
 

[20]生産者が長く排他的にトレード·ドレス(trade dress)を使用しているから、通商と消費者にあってトレード·ドレス(trade dress)を使用している商品が彼の商品として認められるほどになると二次的な意味(secondary meaning)を得ることが可能だ。
 

<参考>

色彩の機能性について以下の判決が役に立つと思います。

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., 11-3303-cv (Court of Appeals for the Second Circuit. 2012)

■ 原告のトレード·ドレス(trade dress)

 

[資料の出所: 第10控訴裁判所]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 原告と被告のトレード·ドレス(trade dress)の比べ

 

[資料の出所: 第10控訴裁判所]