51. Guthrie Healthcare Systems v. ContextMedia, Inc., 14-3343-cv(L) (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: June 13th, 2016)
51. Guthrie Healthcare Systems v. ContextMedia, Inc., 14-3343-cv(L) (Court of Appeals for the Second Circuit, Filed: June 13th, 2016)
原告Guthrie Healthcare Systems(以下"Guthrie"と言う)はニューヨーク(New York)とペンシルベニア(Pennsylvania)でヘルス・ケア(healthcare)サービスを提供しております。
被告ContextMedia, Inc.(以下"CMI"と言う)はアメリカ全域で健康と関わるデジタルコンテンツ(digital health-related content)を提供しております。
第1審裁判所は被告"CMI"の責任を認めましたが、禁止決定の範囲について原告"Guthrie"のサービス地域のみ被告"CMI"の使用を禁止し、インターネット(Internet)上の使用や原告"Guthrie"のサービス地域以外での使用を禁止しなかったです。
その判決に対して原告"Guthrie"と被告"CMI"が控訴したのがこの訴訟でございます。
第2控訴裁判所の判断の中、記憶に残ることをお書きします。
[1]Lanham Act上の商標侵害の請求は二つのテストによって分析される。一番目は先に使用している者に保護を受ける資格があるのかだ。二番目は後の使用者が自分の品に於いて出処とか後援に対する消費者混同を起こす可能性があるのかだ。Virgin Enters. Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141, 146 (2d Cir. 2003)
[2]一番目の場合、アメリカの特許庁からの登録証は商標の登録·有効性·所有権·排他的な権利に対する推定の証(prima facie evidence)として認められる。
Lane Capital Mgmt., Inc. v. Lane Capital Mgmt., Inc., 192 15 F.3d 337, 345 (2d Cir. 1999)
[3]混同の可能性(likelihood of confusion)は蓋然性を言うし、以下の所謂"Polaroid factors"を使用して判断される。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
"Polaroid factors"は以下の要素を考えに入れる。
(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商標の類似性"、(3)"当事者の商業的な分野の関連性"、(4)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商標の選択の時、被告の考え"、(7)"後の使用者の品の質"、(8)"消費者が行う注意の程度"
[4]第2控訴裁判所はそれぞれの要素についての事実決定に対しては明確な間違い(clear error)があるのかで見直すし、要素の利益均衡に対しては法律的な問題として改めて(de novo)見直す。
Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 105 (2d Cir. 2009)
しかし、あるPolaroidの要素(例えば、"原告の商標の識別力")は法律の問題と関わりがあると認めて来た。
[5]第1審裁判所の禁止決定の範囲は裁量権の濫用(abuse of discretion)に基づいて見直す。裁量権の濫用は第1審裁判所が明確に違った事実の判断に頼った場合、又は法律を間違って適用した場合に認められる。
Catanzano by Catanzano v. Wing, 103 F.3d 20 223, 228 (2d Cir. 1996).
[6]商標のロゴ(logo)のデザイン(design)が益々特別なものになると、そのロゴ(logo)の類似性は先の使用者と後の使用者との関わりがあると言う仮定を起こす可能性が益々高くなる。
[7]両会社のロゴ(logo)の類似性を考えると、原告のロゴみたいなものに附いて被告の名前を表すことは原告の商標を知っている者に原告と被告がお互い関わっていると思い出せる可能性がある。
[8]ある当事者の商業的な分野が他の当事者の商業的な分野と関わる可能性が益々高くなると、公衆が両商標の類似性から関連性を推論する可能性が益々高くなる。
[9]混同の恐れは排他的に原告の患者や未来の患者だけと関わることではなく、原告が雇用する医者や看護師とも関わりがある。
[10]先の使用者の商標に似ている商標を選択する時、後の使用者に悪意(bad faith)があったのかの問題は後の使用者の侵害に対する適当な救済と主に関わりがある。悪意(bad faith)は侵害の請求にとって本質な要件ではない。
[11]二つの商標が長い間混同の事件を起こすことが無く使用されている場合、この事実は混同の可能性がないと言う後の使用者の立場を支えることができる。
[12]Lanham Act上で勝つために實際の混同を見せる必要はない。なぜなら、實際の混同を証明するのはすごく難しいし、Lanham Actもただ出処に対する混同の可能性を求めるからだ。
Arrow Fastener Co., Inc. v. Stanley Works, 59 F.3d 384, 397 (2d Cir. 1995)
[13]"他のマーケットへの拡張の可能性"は未来に関わりのある分野へ進出する先の使用者の利益を保護するために認める。Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439, 459-60 (2d Cir. 2004)
[14]禁止決定の範囲は数多くの衡平上の要素に基づいて決められる。主な要素は先の使用者を後の使用者の侵害から合理的に保護することだ。公衆の利益も考えに入れる。
[15]後の使用者は特定地域で混同の可能性がないこと、禁止決定をこのような地域まで広げるのは何んの役にも立たないこと、意味のある正当化も無く後の使用者に大きな被害を与える可能性があることを証明すると禁止決定の範囲が制限できる。
Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 364-65 (2d Cir. 1959)
原告Guthrie Healthcare Systems(以下"Guthrie"と言う)はニューヨーク(New York)とペンシルベニア(Pennsylvania)でヘルス・ケア(healthcare)サービスを提供しております。
被告ContextMedia, Inc.(以下"CMI"と言う)はアメリカ全域で健康と関わるデジタルコンテンツ(digital health-related content)を提供しております。
第1審裁判所は被告"CMI"の責任を認めましたが、禁止決定の範囲について原告"Guthrie"のサービス地域のみ被告"CMI"の使用を禁止し、インターネット(Internet)上の使用や原告"Guthrie"のサービス地域以外での使用を禁止しなかったです。
その判決に対して原告"Guthrie"と被告"CMI"が控訴したのがこの訴訟でございます。
第2控訴裁判所の判断の中、記憶に残ることをお書きします。
[1]Lanham Act上の商標侵害の請求は二つのテストによって分析される。一番目は先に使用している者に保護を受ける資格があるのかだ。二番目は後の使用者が自分の品に於いて出処とか後援に対する消費者混同を起こす可能性があるのかだ。Virgin Enters. Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141, 146 (2d Cir. 2003)
[2]一番目の場合、アメリカの特許庁からの登録証は商標の登録·有効性·所有権·排他的な権利に対する推定の証(prima facie evidence)として認められる。
Lane Capital Mgmt., Inc. v. Lane Capital Mgmt., Inc., 192 15 F.3d 337, 345 (2d Cir. 1999)
[3]混同の可能性(likelihood of confusion)は蓋然性を言うし、以下の所謂"Polaroid factors"を使用して判断される。Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)
"Polaroid factors"は以下の要素を考えに入れる。
(1)"原告の商標の識別力"、(2)"商標の類似性"、(3)"当事者の商業的な分野の関連性"、(4)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商標の選択の時、被告の考え"、(7)"後の使用者の品の質"、(8)"消費者が行う注意の程度"
[4]第2控訴裁判所はそれぞれの要素についての事実決定に対しては明確な間違い(clear error)があるのかで見直すし、要素の利益均衡に対しては法律的な問題として改めて(de novo)見直す。
Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 105 (2d Cir. 2009)
しかし、あるPolaroidの要素(例えば、"原告の商標の識別力")は法律の問題と関わりがあると認めて来た。
[5]第1審裁判所の禁止決定の範囲は裁量権の濫用(abuse of discretion)に基づいて見直す。裁量権の濫用は第1審裁判所が明確に違った事実の判断に頼った場合、又は法律を間違って適用した場合に認められる。
Catanzano by Catanzano v. Wing, 103 F.3d 20 223, 228 (2d Cir. 1996).
[6]商標のロゴ(logo)のデザイン(design)が益々特別なものになると、そのロゴ(logo)の類似性は先の使用者と後の使用者との関わりがあると言う仮定を起こす可能性が益々高くなる。
[7]両会社のロゴ(logo)の類似性を考えると、原告のロゴみたいなものに附いて被告の名前を表すことは原告の商標を知っている者に原告と被告がお互い関わっていると思い出せる可能性がある。
[8]ある当事者の商業的な分野が他の当事者の商業的な分野と関わる可能性が益々高くなると、公衆が両商標の類似性から関連性を推論する可能性が益々高くなる。
[9]混同の恐れは排他的に原告の患者や未来の患者だけと関わることではなく、原告が雇用する医者や看護師とも関わりがある。
[10]先の使用者の商標に似ている商標を選択する時、後の使用者に悪意(bad faith)があったのかの問題は後の使用者の侵害に対する適当な救済と主に関わりがある。悪意(bad faith)は侵害の請求にとって本質な要件ではない。
[11]二つの商標が長い間混同の事件を起こすことが無く使用されている場合、この事実は混同の可能性がないと言う後の使用者の立場を支えることができる。
[12]Lanham Act上で勝つために實際の混同を見せる必要はない。なぜなら、實際の混同を証明するのはすごく難しいし、Lanham Actもただ出処に対する混同の可能性を求めるからだ。
Arrow Fastener Co., Inc. v. Stanley Works, 59 F.3d 384, 397 (2d Cir. 1995)
[13]"他のマーケットへの拡張の可能性"は未来に関わりのある分野へ進出する先の使用者の利益を保護するために認める。Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439, 459-60 (2d Cir. 2004)
[14]禁止決定の範囲は数多くの衡平上の要素に基づいて決められる。主な要素は先の使用者を後の使用者の侵害から合理的に保護することだ。公衆の利益も考えに入れる。
[15]後の使用者は特定地域で混同の可能性がないこと、禁止決定をこのような地域まで広げるのは何んの役にも立たないこと、意味のある正当化も無く後の使用者に大きな被害を与える可能性があることを証明すると禁止決定の範囲が制限できる。
Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 364-65 (2d Cir. 1959)
■ 原告の商標
[資料の出所: アメリカの特許庁]
■ 問題になった被告の商標
[資料の出所: 第2控訴裁判所]
■ 被告の商標
[資料の出所: アメリカの特許庁]
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