28. Marketquest Group, Inc. v. Bic Corp., 15-55755 (9th Cir. Filed: July 7th, 2017)

28. Marketquest Group, Inc. v. Bic Corp., 15-55755 (Ninth Cir. Filed: July 7th, 2017)

 

原告"Marketquest"は宣伝用の商品を生産·販売し、商標"All-in-One"と"The Write Choice"に対して登録を受けております。被告に対し商標権の侵害訴訟を提起したのがこの事件でございます。
 

第9控訴裁判所が商標権の侵害訴訟について判断した内容の中で記憶に残ることをお書きします。
 

[1]商標権の侵害訴訟の場合、事実の争いが高いから一般的にサマリー(summary)判決は不適当だ。
 

[2]逆混同(reverse confusion)の場合、特別に述べるべき別の申し込みではなくそのままや普通の混同(forward confusion)と共に主張する混同の可能性理論のひとつだ。逆混同が訴状で述べた侵害理論と両立できる場合、原告が特別に逆混同を述べる必要はない。従って、逆混同が原告"Marketquest"に利用できる混同理論ですから、特別に述べなかったとしても逆混同を排除することはない。
 

[3]混同の可能性を判断する場合、第9控訴裁判所は"Sleekcraft factors"と言う以下の要素を考えに入れる。
 

(1)"商標の類似性"、(2)"原告の商標の識別力"、(3)"商品の類似性や関連性"、(4)"商標の選択の時、被告の考え"、(5)"現実的な混同が現れた証拠"、(6)"商品の広告のチャンネル(channels)、(7)"他のマーケットへの拡張の可能性"、(8)"被告の商品の選択の時、消費者が行う注意の程度

(Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria’s Secret Stores Brand　Mgmt., Inc., 618 F.3d 1025, 1030 (9th Cir. 2010)) (citing　AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348–49 (9th Cir.　1979))
 

[4]"商標の選択の時、被告の考え"の要素は考えの対象になる混同の類型によってそれぞれだ。

(Cohn v. Petsmart, Inc., 281 F.3d 837, 841 n.5 (9th Cir.　2002); Commerce Nat’l Ins. Servs., Inc. v.　Commerce Ins. Agency, Inc., 214 F.3d 432, 444 (3d Cir.　2000))
 

[5]普通の混同の場合、商標の選択の時、被告が原告の商業的な信用(good will)を利用する意図があるのかがキーになるが、逆混同の場合、特別に先に利用した者と後で利用した者がお互い他の商業的な信用を利用する意図は要らない。(Dreamwerks Prod. Grp., Inc. v. SKG　Studio, 142 F.3d 1127, 1130 (9th Cir. 1998))
 

[6]逆混同で意図の要素が問題になる場合、意図とその証の重要性は事実関係によって違う。
 

[7]公正利用(fair use)に当たるためには以下の要件を満足させるべきだ。
 

(1) 被告の使用が商標としての使用ではないこと、(2)　被告の商品を描写すること、(3)　善意(good faith)であること。15 U.S.C. § 1115(b)(4)　
 

第9控訴裁判所は追加的に消費者の混同の程度も公正利用(fair use)を判断する一つの要素になると判断した。
 

[8]標章の使用が商標としての使用なのかを判断するためには標章がそれと生産者とを繋がるために利用しているのかとその標章が公衆の関心を引く象徴として利用されているのかを考えにいれる。
 

[9]侵害していると言われる当事者が標章が商標としての使用に当たる危険を防ぐために予防的な措置を取っているのかを考える。
 

[10]公正利用(fair use)の範囲は被告使用の描写の程度(descriptive purity)と描写できる他の言葉の存在によって違う。描写的な使用の証があったしても被告が予防的な措置を取らない場合には公正利用は認められない。
 

[11]公正利用(fair　use)の要件の中、善意(good faith)であることについて、普通の混同(forward confusion)の場合、この善意(good faith)は混同の可能性を判断する時に考えにいれる被告の考えと同じな問題になる。つまり、被告が原告の商業的な信用(good will)を利用する意図を言う。逆混同の場合にはフォーカス(focus)が違う。
 

[12]フォーカス(focus)が違うとしても一般的に同じな類型の証が使用できる。
 

[13]公正利用(fair　use)の場合、善意(good faith)は抗弁の一つの要件であるが、"Sleekcraft factors"の場合、一つの要素になる。
 

[14]標章の使用が客観的に公正なことになる場合、商標の認識だけでは悪意の推論ができない。
 

[15]原告が混同の可能性について証明した後で、公正利用(fair　use)の分析で消費者の混同の程度が一つの要素として考えにいられる。しかし、被告が混同の可能性を否定する責任を取ることではない。この要素は客観的に公正な使用なのかを判断する時に役に立つ。
 

混同を起こす可能性がある使用、又は現実的な混同を起こした使用は客観的に公正な使用になる可能性は低い。
 

[16]侵害を主張する当事者が混同の可能性を証の優位に基づいて証明した後で公正利用(fair　use)の抗弁が作用する。

■　原告の商標

 

[資料の出所:　アメリカの特許庁]