56. Colon-Lorenzana v. South American Restaurants, 14-1698 (Court of Appeals for the First Circuit, Filed: August 21st, 2015)

56. Colon-Lorenzana v. South American Restaurants, 14-1698 (Court of Appeals for the First Circuit, Filed: August 21st, 2015)
 

1987年、原告Norberto Colón Lorenzana(以下"Colón"と言う)は被告South American Restaurant Corporation(以下"SARCO"と言う)で働き始めました。

被告"SARCO"はChurch's Chickenとフランチャイズ(franchise)の契約をしていました。

原告"Colón"は上司に新しい鶏のサンドウィッチ(sandwich)について提案しました。

1991年12月、原告"Colón"のアイデア(idea)に基づいて"Pechu　Sandwich"と言うメニュー(menu)を作り出しました。

 

Church's Chickenは"Pechu Sandwich"に対してプエルトリコ州(Puerto Rico　Department of State)から登録を受けました。

その後、登録は被告"SARCO"に移転されました。

2005年10月、被告"SARCO"はアメリカの特許庁へ出願し、2006年9月、"Pechusandwich"に対して商標登録を受けました。

原告"Colón"は被告"SARCO"がアメリカの特許庁から登録を受けた時、アメリカの特許庁を騙したと主張しながら、訴を提起しました。15 U.S.C. § 1120

 

第1控訴裁判所の判断の中、記憶に残ることをお書きします。
 

[1]職員が働き間に標章をデザイン(design)し、雇い主がそれを使用した場合、特別な事情がないと、雇い主がその標章の所有者になる。

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 16:36 (4th ed.)
 

[2]料理の作り方は結果を生み出す機能的な指示として著作権の対象にはなれない。

Publ'ns Int'l　Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473, 480-81 (7th Cir. 1996)
 

[3]"Pechu　Sandwich"と言う名前の場合、著作権の保護は言葉·短い語句(例えば、題目·スローガン(slogan))に及ばない。

CMM Cable Rep, Inc. v. Ocean　Coast Props., Inc., 97 F.3d 1504, 1520 (1st Cir. 1996)
 

[4]アメリカの特許庁から登録を受けるために特許庁を騙したのかを判断する場合、以下の要素を考える。
 

(1)登録権("SARCO")が特許庁に対して大事な(material)事実について嘘の記述をしたこと、

(2)登録権("SARCO")がその記述が嘘であることを知っていたこと、
 

(3)登録権("SARCO")がその様な記述に基づいて特許庁が行動や不作為をすることを意図したこと、
 

(4)特許庁が合理的にその記述に頼りにしていたこと、
 

(5)特許庁が嘘の大事な事実に頼りにしていたことである被害が行ったこと。

Thomas McCarthy, McCarthy on　Trademarks and Unfair Competition § 31:61 (6th ed. 2015)

[資料の出所: アメリカの特許庁]